Restablecimiento de derechos en Modelos de Utilidad

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Sección 6

Restablecimiento de derechos

Como se ha dicho, las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de propiedad industrial, en particular en materia de invenciones, están sometidas a plazos preclusivos cuya inobservancia conlleva, en la mayoría de ocasiones, a la pérdida de un derecho. Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante, LM), introduce la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se aplica en los supuestos en que un solicitante o titular no ha cumplido con un plazo en un procedimiento ante la OEPM y dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un derecho. Por lo demás, es necesario que se trate de un incumplimiento involuntario, esto es, que se haya producido a pesar de que el solicitante o titular haya actuado con la máxima diligencia. Esta figura es aplicable a las patentes y modelos de utilidad en virtud del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Marcas.

Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación del restablecimiento de derechos viene determinado en la LM de forma negativa, esto es, por vía de exclusión. Señala a este respecto el apartado segundo de la Disposición Adicional Séptima de la LM que, además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del artículo 39 de la LP. Los plazos a los que no se aplica el restablecimiento de derechos son los siguientes: Los previstos en el ámbito de las marcas en el art. 25.5 de la LM pero que, en virtud de la Disposición Adicional Séptima son aplicables, en todo lo que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las demás modalidades de propiedad industrial. • El plazo para pedir el restablecimiento de derechos . • El plazo de prioridad unionista. • El plazo de prioridad de exposición. • El plazo para formular oposición a una solicitud de modelo de utilidad. • El plazo para interponer un recurso contra un acto declarativo de derechos. Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás trámites en materia de invenciones. Por ejemplo, el plazo para contestar un suspenso.

Elementos Objetivos (incumplimiento de un plazo, pérdida de un derecho) Los elementos objetivos para que pueda aplicarse el restablecimiento de derechos son dos: • el incumplimiento de un plazo y • que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho. El primero de estos elementos no plantea mayores problemas. El restablecimiento de derechos no se aplica en aquellos casos en que el interesado ha realizado la actuación administrativa dentro del plazo pero desea rectificarla fuera del mismo. La pérdida de un derecho ha de ser interpretada ampliamente, en la medida en que no se refiere únicamente a la modalidad de propiedad industrial en sí misma, sino que también ha de entenderse referida a cualquier posición jurídica en un procedimiento concreto. Cuando no existe pérdida de un derecho, no hay, por tanto, lugar a la aplicación del restablecimiento de derechos. Subjetivos (diligencia exigible) El requisito subjetivo para que se reconozca el derecho al restablecimiento de derechos consiste en que el solicitante demuestre que ha actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. En este sentido, la diligencia exigible es un concepto relativo, que ha de interpretarse como sinónimo de vigilancia razonable, es decir, un nivel de atención normal teniendo en cuenta las circunstancias. Se trata de un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación ha de realizarse caso por caso. La admisibilidad del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo. Esta es una de las cuestiones más complejas de cuantas plantea esta institución. Pueden establecerse, no obstante, ciertos criterios. • Plazo La diligencia exigible ha de apreciarse durante todo el plazo incumplido. Por ejemplo, en el supuesto de que el titular de la patente comunique sus instrucciones a su representante pocos días antes del vencimiento del plazo y se produzca algún error al transmitir las instrucciones, error que, por el poco tiempo restante, no puede subsanarse, se entiende que es demasiado tarde para que el mandatario cumpla sus instrucciones en plazo hábil. De ello se desprende que el titular no da las suficientes muestras de eficacia, ya que tiene que contactar con su representante con una antelación suficiente para que éste pueda actuar en plazo. Pero también este ejemplo es aplicable a la inversa, esto es, el representante debe ponerse en contacto con su representado con antelación suficiente para obtener de él las instrucciones pertinentes algún tiempo antes de la expiración del plazo y actuar en consecuencia. En materia de invenciones, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia exigible debe ser elevado. A título de ejemplo, un solicitante no puede confiar exclusivamente en la información proporcionada por la Administración en las diferentes fases del procedimiento. Al contrario, debe asegurarse de que tal información no le ha sido comunicada tardíamente. • No puede concederse el beneficio del restablecimiento de derechos en los casos en que el solicitante se sitúa voluntariamente en una posición que le impide realizar la actuación de que se trate. Ejemplos de esta regla son los siguientes. La petición de restablecimiento de derechos sería inadmisible en un caso en el que el mandatario comienza a hacerse cargo de un asunto solamente cuatro días antes de la expiración del plazo y no tiene tiempo de encontrar la notificación a la que debe responder. Tampoco puede apreciarse la concurrencia de la diligencia exigible en un caso en el que el titular olvide, antes de salir de viaje, dar las instrucciones precisas a su representante. • Persona a la que se exige la diligencia necesaria. La diligencia necesaria se exige tanto al solicitante, como a su mandatario, como, en su caso, a la empresa de mensajería responsable del envío de documentos. Por otro lado, si el solicitante no posee conocimientos suficientes para realizar el trámite en cuestión, ha de consultar con la persona que los posea. Por lo que se refiere a los empleados de las Agencias, resulta esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al mandatario de una persona y, en consecuencia, a dicha persona. En este sentido, en el ámbito del Derecho Civil y, en particular, en materia de responsabilidad extracontractual el Código Civil señala, en su artículo 1903, párrafo cuarto, que los dueños o directores de un establecimiento o empresa son responsables de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. Una Agencia de propiedad industrial es un complejo unitario de actividad profesional a cuya cabeza y a cuya dirección se encuentra el Agente, que es quien debe responder de los perjuicios causados por las personas que tuvieran empleadas y con ocasión de sus funciones propias. En relación con la obligación de vigilancia de los auxiliares, sólo puede concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un auxiliar en aquellos casos en los que el mandatario demuestre que ha elegido a una persona cualificada para realizar la función de que se trata, que la ha puesto al corriente de sus tareas y que ha supervisado la ejecución de las mismas. Ahora bien, no ha de exigirse al auxiliar el mismo nivel de diligencia que al mandatario de que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente competencia del mandatario. • Sistema satisfactorio de vigilancia La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio, conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habrá de demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia satisfactorio. Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios años. En general, el hecho de que el agente haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el agente ha actuado con diligencia. El sistema de vigilancia depende de las dimensiones de la empresa. Así, una gran empresa en la que hay que vigilar muchos vencimientos ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea un elevado grado de eficacia; mientras que en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso considerarse superfluos. Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “satisfactorio en circunstancias normales”. En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. En este sentido, un sistema puede considerarse satisfactorio cuando la relación entre los miembros de un equipo de trabajo es excelente y hay una absoluta coordinación entre los miembros del equipo. Por lo que se refiere al pago de tasas, es exigible la presencia de un sistema de verificación independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el agente y su auxiliar) no pueden justificar el derecho al restablecimiento de derechos. Si hay dos personas a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al auxiliar sobre la manera de proceder.

Hecho imprevisto El artículo 25 de la LM no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en ocasiones sólo la concurrencia de un hecho imprevisto explica que, actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho. Lógicamente, el concepto de “hecho imprevisto” está estrechamente relacionado con el de “sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior. De este modo, la persona que solicita el beneficio del restablecimiento de derechos es quien tiene que demostrar, más que el acaecimiento de un hecho aislado, que el sistema de vigilancia es normalmente satisfactorio. Ahora bien, la cuestión del hecho imprevisto, se puede asociar a supuestos de carácter excepcional, como en el caso de los traslados o transmisiones de empresas o el cambio de agente. • Traslados y transmisiones de empresas En el caso de traslado de la sede de una empresa, se puede aplicar la figura del restablecimiento si, por ejemplo, la notificación no llega a la persona a la que estaba destinada. Además, es necesario reconocer que en los casos de transmisiones de empresas, aumenta el riesgo de hechos imprevistos. • Dificultades financieras Igualmente, en el supuesto de dificultades financieras no imputables al solicitante y que impiden el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos. En estos casos, el solicitante ha de demostrar que ha intentado procurarse la ayuda financiera necesaria durante el período critico. • Cambio de representante Por ejemplo, una pequeña empresa puede obtener el beneficio del restablecimiento de derechos si se halla en negociaciones destinadas a la toma de control por parte de otra empresa mayor. Durante esta fase, los agentes de patentes de la pequeña empresa suelen ser sustituidos por otros agentes de los que era cliente la gran empresa y, en consecuencia, puede incumplirse un plazo.

Condiciones formales Las condiciones formales para la obtención del restablecimiento de derechos se detallan en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas (RLM). A este respecto el artículo 47 del RLM dispone la obligatoriedad de presentar la correspondiente solicitud en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. Ahora bien, la solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. El art. 25.2 LM establece que si el trámite incumplido es la solicitud de renovación de la marca, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32, esto es, el plazo de 6 meses de demora con recargo del 25% en los tres primeros meses, y del 50% en los tres siguientes. Para el supuesto de patentes, se entiende equivalente el plazo para solicitar la renovación de una marca al del pago de anualidades de una patente. Por tanto, el plazo de seis meses en el que se puede pagar con recargo una anualidad de una patente se deduce del plazo de un año (plazo éste que se computa desde el fin del plazo hábil para pagar la anualidad) para solicitar el restablecimiento de derechos. La solicitud se presentará ante la OEPM y deberá incluir: • Nombre y dirección del solicitante o titular de la patente cuyo restablecimiento se solicita. • Si procede, nombre y dirección del representante. • Plazo o trámite incumplido. • Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación. • Fecha de cese del impedimento. • Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión. • Firma del interesado o de su representante. • Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos. Como ya se ha dicho, con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho. La OEPM examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos formales y de plazo y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida. Cuando en la documentación presentada no se observan irregularidades o defectos o éstos han sido subsanados, la OEPM examinará si: • Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso. • El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento. • No existe ningún derecho de tercero que impida el restablecimiento solicitado. Posteriormente se resolverá, estimando o desestimando el restablecimiento del derecho. No obstante, si existiera algún tercero afectado, la OEPM, antes de resolver, comunicará dicha circunstancia al tercero para que en el plazo de un mes presenten sus alegaciones. A la vista de estas alegaciones, resolverá. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero un derecho anterior. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Efectos Como su nombre indica, el restablecimiento produce el efecto de restablecer al solicitante en sus derechos, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del plazo de que se trate.

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