La contestación del solicitante a la oposición en Directrices procedimiento de concesión, oposicion, limitación e informe de búsqueda modelo de utilidad

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Wikilibro: Directrices procedimiento de concesión, oposicion, limitación e informe de búsqueda modelo de utilidad > Capítulo 3: Parte B: Trámite de oposición y resolución de la solicitud

Sección 4

La contestación del solicitante a la oposición
Ante un suspenso por oposición el solicitante puede optar por:
  • Contestar a las objeciones del suspenso por oposición, subsanando frente a las oposiciones formuladas (por ejemplo, falte de novedad en algunas reivindicaciones, falta de actividad inventiva o insuficiencia de la descripción), acompañando nuevo juego de reivindicaciones (siempre restrictivas con las inicialmente presentadas), en las que ajusta la mismas de acuerdo con las objeciones formuladas; igualmente modifica la descripción y dibujos de acuerdo con la modificación de las reivindicaciones, modificando el enunciado o titulo si fuera necesario.
  • No contestar a las objeciones, generalmente debido a que estima que las mismas no tienen nada que ver con el objeto de la invención, o bien porque estima que con las objeción formuladas en el escrito de oposición, anticipan todas las reivindicaciones en que basa el objeto de su invención.
  • Contestar a las objeciones formulando las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos.

    Contenido

Examen de la contestación del solicitante a la oposición

Se considera que la contestación a la oposición formulada contra la concesión, es un derecho que tiene el solicitante, y no una obligación, por lo cual puede contestar o no al escrito de oposición. Artículo 145.3 LP

Normalmente suele ocurrir que el solicitante:

  1. Contesta al escrito de oposición;
  2. No contesta al escrito de oposición;

De lo cual se pueden derivar los siguientes casos:

Contesta a la oposición

En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de 10 días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el trámite de réplica no se permitirá la incorporación de motivos, documentos o hechos adicionales que no hubieran sido alegados en el escrito de oposición.

Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.

La Comisión de expertos, al estudiar el escrito de contestación a la oposición observa, que el solicitante en su contestación subsana todos los defectos apuntados en el escrito de oposición, habiendo realizados las modificaciones que procedan, por ejemplo, ajustando y modificando los elementos técnicos ( reivindicaciones, memoria o descripción, etc.). Por tanto, trascurrido el plazo otorgado al solicitante para la subsanación de defectos y el plazo de los trámites de réplica del oponente a dicha contestación (Artículo 61 RLP), formulará una resolución razonada sobre la protección solicitada y procederá a la:

  • Concesión de la solicitud, al haberse modificado las objeciones propuestas en el suspenso por oposición, notificándolo al solicitante y al opositor u opositores y publicación de la resolución. En el caso de haberse modificando las reivindicación (solamente reduciendo el alcance de la protección) se hará constar en la resolución de concesión “con las reivindicaciones modificadas en trámite de oposiciones”, modificando el folleto de acuerdo con las nuevas reivindicaciones, publicará la concesión y notificará la misma al solicitante y a lo/s oponentes
  • Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesión del modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. .

Dicha comunicación tiene como objetivo el trabajo de ajuste de los elementos técnicos concediéndole un plazo de un mes para :

  • Que elimine las reivindicaciones cuyo contenido, en el examen, se ha demostrado falto de novedad.
  • Que limite, en función del examen, el objeto de la reivindicación independiente, pasando al preámbulo (estado de la técnica) los elementos que se ha demostrado, en el examen, que no son nuevos.
  • Indicar al solicitante, si procede, que el objeto reivindicado no está descrito de manera clara y concisa y que no se funda totalmente en la descripción. (Artículo 28 LP)
  • Indicar al solicitante que debe ajustar la descripción y los dibujos, eliminando todo aquello que no esté incluido en la nota reivindicatoria, e incluso, si procede modificar el enunciado o título del modelo de utilidad.

Trascurrido el plazo del mes , otorgado al solicitante, para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones , la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la vista de la contestación o no al escrito que ele señalaba las objeciones detectadas, formulará una resolución razonada sobre la protección solicitada , sin que haya lugar a una nueva notificación sobre la persistencia de los defectos , pudiéndose dar los siguientes casos:

  • La concesión de la solicitud, si se han modificado las objeciones propuestas, con o sin las reivindicaciones modificadas, su publicación (la mención de la concesión y si se han modificado las reivindicaciones (“ con las reivindicaciones modificadas”) y comunicación al solicitante y al/los oponentes y modificación si procede del folleto de publicación (que es en realidad el objeto concedido, ya que solo se procede a una publicación de la solicitud y si se han modificado las reivindicaciones se concede un objeto modificado con respecto al que publico en la continuación del procedimiento).

En este caso, al modificara las reivindicaciones, deberá modificar, en igual medida, la memoria y los dibujos y el enunciado o título, si procede.

  • La denegación de la solicitud, si una vez recibida la contestación del solicitante no subsana las objeciones formuladas, o la Oficina Española de Patentes y Marcas no está de acuerdo con las alegaciones que formula, o bien si no contesta haciendo una justificación exhaustiva sobre los motivos de la denegación de la solicitud.


Resolución motivada

En todos lo caso que se pueden dar en la resolución de un expediente con oposición, estudiados en el punto anterior y según determina el Artículo 61 RLP, la oficina resolverá sobre la protección solicitada. Las resoluciones se deben motivar exhaustivamente, y dichas resoluciones se les comunica al solicitante y a los opositores, en la actualidad de la siguiente forma.

  • Una carta-comunicación, firmada por el Jefe del Servicio en la que le notifica que ha sido propuesta la concesión/denegación de su solicitud de modelo de utilidad. Que se prevé que dicha concesión/denegación se publique en el BOPI, indicándole la fecha que se publica en el el BOPI y que dicho boletín se puede consultar en el página web de la OEPM (WWW.oepm.es).

También se le indica, en dicha carta, que la resolución que se le comunica no pone fin a la visa administrativa y que cabe interponer recurso de alzada , ante la Dirección de la OEPM, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la publicación de la mención de la resolución de la OEPM.

  • Una carta-notificación del Acuerdo de Resolución, en base al cual se ha producido la resolución notificada, que en realidad es el la propuesta de acuerdo de resolución exhaustivamente justificado, que realiza el examinador y en la cual propone la resolución, a la que ha llegado a la conclusión..

En dicha carta, se cita:

  1. El modelo de utilidad contra el que se han formulado la oposición y el título- enunciado del mismo.
  2. Las oposiciones presentadas contra su concesión
  3. Si el solicitante contesta o no, en plazo
  4. Un punto de consideraciones, en el que la Comisión de Expertos cita el objeto de protección del modelo de utilidad impugnado, basándose en las características reivindicadas.

También cita en este punto, los motivos que se alegan en el escrito de oposición que impiden la concesión (novedad, actividad inventiva, insuficiencia de la descripción , que las oposiciones no están basadas en la descripción, falta de unidad de invención, etc.

  1. El estudio y comparación, entre reivindicaciones de modelos que se oponen; estudio de la falta de unidad de invención; novedad, actividad inventiva, etc., que se aleguen en el escrito de oposición (en puntos anteriores y en el punto D) se especifica los conceptos y la forma de aplicar los mismos para resolver la oposición)
  2. Conclusión del informe, donde la Comisión de Expertos propone la resolución a que llega.
  • Una NOTA INFORMATIVA, donde se informa al solicitante:

Que deberá proceder al pago de la tasa de “Derechos de concesión” en el plazo de tres meses contados a partir de la publicación del anuncio de concesión en qué lugar y condiciones .

	También se le comunica que en caso de no pagar lo derechos de concesión, la solicitud se tendrá por retirada, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 182.3 de la Ley 24/2015, de patentes y en el Artículo 31.2 de su Reglamento ¿?? No encuentro su equivalente en el nuevo reglamento, vienen las tasas de concesión en un anexo de la ley de Ejecución. Se le informa, también, que las anualidades necesarias para mantener en vigor el modelo de utilidad se pagarán por años adelantados, desde el inicio de la tercera anualidad. En cuanto a la primera y segunda anualidad y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 184.4 de la citada ley de patentes, se consideran incluidas dentro del importe de la solicitud. Sigue, explicando la nota,. las particularidades del pago de dichas anualidades. La falta de pago exacto dentro de los plazos fijados, implicará la caducidad del modelo de utilidad, y por tanto el paso de la invención patentada al dominio público (Artículo 108.2 de la Ley 24/2015 de patentes). 


Publicación de la resolución

La publicación de la resolución en el BOPI del modelo de utilidad solicitado, contendrá los siguientes datos:

  • Denegación de la solicitud
  • Número de solicitud
  • Enunciado de la invención del modelo de utilidad
  • Nombre, apellidos o la denominación social del solicitante, y en su caso el Agente de la Propiedad
  • Fecha de solicitud.
  • Fecha de denegación.
  • Concesión de la solicitud
  • El número número y fecha de la solicitud
  • Los símbolos de la ICP
  • El enunciado del modelo de utilidad
  • Nombre y apellidos o la denominación social y la nacionalidad del solicitante, así como su domicilio y, en su caso el Agente de la Propiedad Industrial
  • La referencia al Boletín en que se hubiese hecho pública la solicitud de modelo de utilidad y, en su caso, las modificaciones introducidas en la reivindicaciones (concesión con reivindicaciones modificadas)
  • La fecha de concesión
  • La posibilidad de consultar los documentos del modelo de utilidad
  • Si se hubiera reivindicado prioridad, número, fecha y país de prioridad.

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