Interpretación de las reivindicaciones ante una oposición en Modelos de Utilidad

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Wikilibro: Modelos de Utilidad > Capítulo 2: Parte B: Trámite de oposición y resolución de la solicitud (art. 149 LP)

Sección 3

Interpretación de las reivindicaciones ante una oposición
Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma en la fase de oposición. Debe leerse cada reivindicación dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que les atribuiría el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripción dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de alguna otra manera. La importancia del preámbulo en la apreciación de los elementos de una reivindicación debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias de cada caso. Conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preámbulo, enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural (o, en el caso de una reivindicación de procedimiento, a etapas diferentes) entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es éste el caso, dicha declaración sirve para limitar el alcance de la reivindicación.

Características expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para”

Hay dos casos:

* Reivindicaciones referidas a una entidad:

Si una reivindicación comienza con palabras como “Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc...” debe ser interpretado como aparato “adecuado para llevar a cabo el procedimiento”. Un aparato que poseyera todas las características especificadas en las reivindicaciones pero que fuera manifiestamente inadecuado para el propósito declarado, o que requiriera una modificación para posibilitar que fuera utilizado de esta forma, no debería considerarse como que anticipa a la reivindicación estudiada. Se pueden aplicar consideraciones similares a una reivindicación de un producto para un uso particular.

Por ejemplo, si se compara una reivindicación dirigida a un molde para acero fundido , con un documento referido a una bandeja de plástico para cubos de hielo con un punto de fusión mucho más bajo que el del acero, dicha bandeja no entraría en el ámbito de la reivindicación en estudio.

De la misma forma, una reivindicación de una sustancia o composición para un uso particular debería ser interpretada como sustancia o composición que es, de hecho, adecuada para el uso declarado. Un producto conocido que es, a primera vista, igual que la sustancia o composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma tal que lo hace inadecuado para el uso declarado, no afectaría a la novedad de la reivindicación, pero si el producto conocido está en una forma en la cual es adecuado para ser utilizado para el uso declarado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, entonces anularía la novedad de la reivindicación.

El examinador siempre debe establecer el objeto de la reivindicación en términos concretos, en su aspecto más amplio posible y compararlo después con las informaciones implícitas o explícitas que puedan ser extraídas de los documentos pertinentes del estado de la técnica por el experto en la materia.

Ejemplo 1: considérense dos reivindicaciones distintas, 1 y 2:

1. Una junta que tiene las características A, B, C, D 2. Una junta para la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna...que tiene las características A, B, C, D.

Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo producto (una junta) y lo definen según las mismas características técnicas. La única diferencia es que la junta 2 debe poder ser utilizable para el objetivo buscado indicado mientras que no es necesario que el producto 1 satisfaga esta condición.

Una junta del estado de la técnica que satisfaga todas las características A, B, C, D destruiría claramente la novedad de 1. Destruiría también la novedad de 2 incluso en el caso de que no esté descrito para la utilización en la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna, si el experto en la materia puede deducir del estado de la técnica que esa junta conocida satisface las condiciones que la hacen utilizable para el objetivo buscado.

Ejemplo 2: considérese la siguiente reivindicación:

“Reactor para llevar a cabo el método de la reivindicación 7, que comprende una zona de reacción (48) y una zona de regeneración del catalizador (53) en comunicación con la zona de reacción”. Lo que el solicitante está reivindicando es simplemente un reactor, que comprende una zona de reacción y una zona de regeneración del catalizador, que es “adecuada para” llevar a cabo el método de la reivindicación 7. Esta reivindicación se debe examinar independientemente de la reivindicación 7.

Las explicaciones anteriores se aplican a la apreciación de la novedad. Por otro lado, una vez que se ha establecido la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica que presentando las mismas características técnicas que la reivindicación en estudio, no obstante se determina que es claramente inadecuado para el uso declarado, este hecho puede implicar que el documento mencionado tampoco sea el más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.

Siguiendo con el ejemplo del catalizador, tómense los siguientes documentos, D1 y D2, en donde D1 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche, que parece contener todas las características técnicas de la reivindicación. Sin embargo, todos los catalizadores de los coches contienen invariablemente una sustancia que les haría inadecuados para la oxidación de compuestos orgánicos -este hecho será conocido por un examinador experto-. El catalizador D1 contiene también esta sustancia.

Y D2 se refiere a catalizadores diferentes de los catalizadores reivindicados pero que son, sin embargo, utilizados con el mismo propósito, es decir, para la oxidación de compuestos orgánicos. Pues bien, éste sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.


* Reivindicaciones referidas a una actividad

En este caso, la aplicación tiene más importancia.

Por ejemplo “Procedimiento para obtener un compuesto Z, que comprende los pasos A, B y C” Aquí, claramente es necesario que Z sea de hecho obtenido, por lo que la aplicación implica una clara limitación del alcance de la reivindicación.


Reivindicaciones de aparatos limitadas por las características de uso

Estas reivindicaciones pueden dar lugar a problemas de falta de claridad. Se dan cuando la reivindicación no sólo define la entidad sino que también especifica su relación con una segunda entidad que no es parte de la entidad reivindicada (por ejemplo, una cabeza de cilindro para un motor, donde la primera es definida por medio de las características de su localización específica en el segundo).

Por ejemplo, si tomamos “Reactor según la reivindicación 9 donde el catalizador es suministrado a la zona de regeneración a una temperatura entre 250 y 350 grados”, la temperatura a la cual el catalizador es suministrado al reactor no parece que implique ninguna restricción sobre el reactor en sí mismo. La búsqueda debería dirigirse a las características técnicas concretas del reactor. Esto incluirá detalles como el tamaño y la forma del reactor y cualquier característica implícita.

Una alternativa válida a la anterior redacción podría ser: “Reactor según la reivindicación 9 donde el reactor se diseña de tal forma que durante su uso, el catalizador puede ser suministrado a la zona de regeneración a una temperatura entre 250 y 350 grados”.


Reivindicaciones que definen la invención en función del resultado que se quiere obtener

Las reivindicaciones que intentan definir la invención por el resultado que se pretende alcanzar no se deben admitir. Son equivalentes a reivindicar el problema técnico subyacente y pueden dar lugar a una objeción por falta de claridad o falta de fundamento en la descripción si el alcance de la invención reivindicada es más amplio que lo divulgado en la descripción.

Así, por ejemplo, una reivindicación del tipo: “canal de comunicación digital caracterizado porque es imposible el acceso no autorizado”, sería inadmisible dado que la parte caracterizadora de dicha reivindicación es el mero enunciado del resultado que se pretende conseguir, esto es, la imposibilidad de acceder al canal de comunicación reivindicado sin la autorización correspondiente.

No obstante, y de manera excepcional, se pueden admitir este tipo de reivindicaciones siempre que concurran las siguientes circunstancias: que las reivindicaciones sólo puedan definirse en tales términos y que el resultado pueda obtenerse sin excesiva experimentación o bien, mediante ensayos o procedimientos especificados en la descripción o conocidos por el experto en la materia.


Caracterísiticas funcionales -medios-

La disposición más típica es la reivindicación que contiene la expresión “medios más función”. Por ejemplo: una reivindicación expresa “medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse entre sí” o “aparato para medir...” o “producto para dispersar” o “composición insecticida” o “medios de detección de la posición del terminal”. Es posible que una reivindicación como éste último ejemplo, esté soportada en la descripción sólo por un único ejemplo que comprenda un final de carrera, siendo obvio que, por ejemplo, una célula fotoeléctrica podría ser utilizada en su lugar.

Por el contrario, si el contenido íntegro de una solicitud es tal que es capaz de dar la impresión de que una función determinada se lleva a cabo de una forma también determinada, y no existen indicios de que se prevean medios alternativos, y una reivindicación se formula de tal forma que también abarque otros medios, o todos los medios, de llevar a cabo la función, entonces se deben formular objeciones por falta de claridad o por falta de base en descripción en la fase de examen técnico. Por lo tanto, puede que no sea suficiente que la descripción meramente describa en términos vagos que se puedan adoptar otros medios, si no está razonablemente claro cuáles son o cómo podrían ser utilizados.

En el ejemplo anterior, “medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse entre sí” el examinador no deberá limitarse a los medios para conectar telescópicamente el primer y segundo miembro sino también medios como aquellos que conectan los miembros mediante uniones roscadas. Sin embargo, si la reivindicación es del tipo “medios valvulares para restringir el flujo de un fluido”, el examinador debería tener en cuenta que se trata de medios valvulares y no buscar en cualquier medio para restringir el paso de un fluido.


Reivindicaciones de tipo abierto o cerrado

Cuando evalúe la novedad o la actividad inventiva, el examinador deberá tener en cuenta el tipo de expresión de transición (por ejemplo: “consiste en”, “que comprende”, “caracterizado por” o “consiste esencialmente en”) que se utilice en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la búsqueda depende del tipo de expresión utilizada.

1. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo cerrado, tal como “que consiste en”, no puede interpretarse como que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen elementos estructurales o fases de procedimiento distintos de los expuestos en la reivindicación. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto consistente únicamente en A, B y C”, no puede interpretarse que la invención engloba el estado de la técnica (y se considera nueva en relación con dicho estado) que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento. La expresión “consiste en” se interpreta como una expresión de transición de tipo cerrado;

2. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo abierto, tal como “que comprende”, puede interpretarse en el sentido de que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen componentes o fases de procedimiento no citados, respectivamente. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto que comprende A, B y C”, puede interpretarse la invención en el sentido de que engloba el estado de la técnica y presenta falta de novedad en relación con el estado de la técnica que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento.


3. Cuando se utiliza en una reivindicación la expresión de transición “consiste esencialmente en”, se encuentra en una posición intermedia entre las reivindicaciones de tipo cerrado que contienen una expresión de transición de tipo cerrado y las reivindicaciones de tipo totalmente abierto. La expresión de transición “consiste esencialmente en” limita el alcance de una reivindicación a las materias o etapas especificadas “y a las que no afectan materialmente a la característica o características de base y nueva(s)” de la invención reivindicada. A los efectos de la búsqueda y del examen, la expresión “consiste esencialmente en” se interpretará que equivale a una expresión de tipo abierto (como “comprendiendo”), salvo si la descripción o las reivindicaciones contienen una indicación precisa de en qué consisten efectivamente las características de base y nuevas.

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