Examen formal de las oposiciones en Directrices procedimiento de concesión, oposicion, limitación e informe de búsqueda modelo de utilidad

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Wikilibro: Directrices procedimiento de concesión, oposicion, limitación e informe de búsqueda modelo de utilidad > Capítulo 3: Parte B: Trámite de oposición y resolución de la solicitud

Sección 2

Examen formal de las oposiciones
Una vez realizado el examen formal, técnico y de modalidad y si no ha habido objeciones que impidan la publicación o bien se han subsanado dichas objeciones, la Ley prevé (Art. 143) la publicación de la solicitud, es decir, los datos bibliográficos, la clasificación internacional, las reivindicaciones y los dibujos con objeto de que cualquier persona pueda oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluyendo la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción (art 61 RP).

Requisitos de admisión

Si se ha formulado una o más oposiciones se debe verificar que cumplen los requisitos exigidos, es decir, comprobar en el expediente y en el Formulario de oposición que:

  • Se ha presentado dentro del plazo de los dos meses desde la publicación de la solicitud.
  • Se indica el número de solicitud del Modelo de Utilidad contra la que se formula la oposición, así como la designación del solicitante y el título de la invención
  • Se especifica el nombre y dirección del oponente.
  • Si el oponente ha designado un representante, su nombre y dirección profesional y el correspondiente poder de representación.
  • Si el escrito de oposición se acompaña de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español de, al menos, aquellos elementos relevantes para valorar la pertinencia de la oposición
  • Se incluyen los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.
  • Se ha abonado la tasa correspondiente

Una oposición se considera suficientemente fundada para ser admitida cuando vaya acompañada de pruebas de, al menos un motivo de oposición, aunque haya invocado diversos motivos y el resto de dichos motivos no tengan fundamento.


Lista de documentos. Rechazo de oposiciones

La oposición no se admitirá cuando:

  • El escrito de oposición se hubiera presentado fuera de plazo.
  • No se hubieran abonado las tasas de oposición.
  • El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición.
  • No se hubiera presentado el poder de representación en plazo.

Si se da alguna de estas circunstancias, excepto en el caso de la presentación fuera de plazo, el examinador lo notificará al oponente otorgándole un plazo de 10 días para su subsanación. Se indicará que en caso de no aportar la documentación solicitada, la Oficina no podrá tener en cuenta dichos documentos ni los argumentos fundados en ellos.

Además, se debe comprobar la lista de documentos citados por el oponente.

Puede ocurrir que:

- falten documentos de los mencionados en la lista aportada por el oponente, y/o - todos o algunos de los documentos que estén redactados en otro idioma no vayan acompañados de una traducción al castellano.

Si el escrito de oposición no se ajusta a las disposiciones vigentes, se notificarán las irregularidades formuladas, para que las subsane en el plazo de un mes, indicándole que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará de forma expresa, sobre las circunstancias por las que se produce dicho desistimiento.


Retirada de la oposición

Los oponentes son parte del procedimiento administrativo de concesión. En el caso en que un oponente retire su oposición después de que ésta hubiere sido formalmente admitida, el examinador podrá considerar si alguno de los documentos citados por el oponente impide la concesión de la solicitud de modelo de utilidad y en su caso, incluir dicho documento en el expediente.

En este caso, el oponente ya no se considera parte del procedimiento y no se le notificará la resolución relativa a la concesión o denegación de la solicitud de patente. Cuando no se hubieran presentado oposiciones, o bien cuando éstas fueron retiradas por el oponente, la Oficina procederá a conceder la protección del modelo de utilidad solicitado.

El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado 7 del art. 61 RD.


Legitimación para presentar la oposición

Según el Art. 144.1, cualquier persona interesado podrá oponerse a la concesión del modelo de utilidad, es decir, cualquier persona física o jurídica que tenga un interés legítimo.

Una oposición puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean estos personas físicas o jurídicas.


Forma de presentar las oposiciones

La oposición debe presentarse por escrito, al igual que cualquier otro documento relativo a la solicitud de patente.


Motivos de oposición

Según el Art 144.1 cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, incluso la falta de novedad, o de actividad inventiva, o la insuficiencia de la descripción.

Son estos tres últimos requisitos los que generalmente van a ser objeto de oposición, ya que el resto habrá sido examinado en la fase anterior a la continuación del procedimiento.

No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

El escrito de oposición deberá ir acompañado, en su caso, de los correspondientes documentos probatorios.


Pruebas invocadas en apoyo de la oposición

La Oficina aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones el siguiente criterio:

• Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión del modelo de utilidad, ya sean documentos de invenciones u otras modalidades de propiedad industrial o de otro tipo de literatura, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de disposición al público era anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de modelo de utilidad. Dichos documentos o folletos deben ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma. El oponente deberá citar expresamente la parte o partes del documento presentado como prueba en que fundamenta los motivos de su oposición.

• Se debe acreditar la puesta a disposición del público con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad del modelo de utilidad (por ejemplo, mediante certificación del responsable del fondo documental en el caso de documentos extranjeros presentes en el fondo documental para utilizarlos como anterioridades).

• En el caso de las pruebas orales, éstas se admitirán siempre que vengan acompañadas de un documento escrito que recoja el contenido de la divulgación oral. En este caso, se considerará la fecha en que tuvo lugar la divulgación oral con independencia de que la publicación del documento escrito haya tenido lugar en una fecha posterior.

• En el caso de pruebas físicas se aceptarán únicamente aquellas que hayan sido depositadas ante notario, debiendo incorporarse el acta notarial de dicho depósito.

Puede obtenerse información más detallada en la Parte D El Estado de la Técnica en Modelos de Utilidad.

A efectos de constituir anterioridades que destruyan los requisitos de novedad y actividad inventiva es requisito esencial que la fecha de puesta a disposición del público sea una fecha fehaciente. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal. Generalmente, los libros tienen la identificación de dicha fecha. Se considera como fecha de puesta a disposición del público. Las publicaciones periódicas (diarios, revistas, etc) y los folletos que no dispongan de depósito legal, no podrán ser consideradas como anterioridades a los efectos correspondientes.

Una certificación acreditativa de fecha de puesta a disposición del público, emitida por una persona física, un reprsentante de una persona jurídica y aún por un notario o fedatario público por medio de un acta de manifestaciones de un tercero, no se considerará aceptable. Ello no obstante, si se trata de un acta levantada por un notario o fedatario público "in situ", en la que se declara por parte del propio notario o fedatario público, que en determinado fecha y lugar se ha puesto a disposición del público una información, ésta se considerará válida.

• No se admitirán oposiciones basadas en documentos privados aunque en ellas aparezcan las fechas en que posiblemente se redactaron. Por ejemplo facturas, dibujos técnicos, planos de fabricación, cheque, talones, libros contables, etc.

• Valor de la información contenida en una página web como anterioridad en resolución de oposiciones. La información contenida en páginas web constituye, sin duda, una divulgación en España. Debido a la diversidad de casos posibles y a la dificultad de asignar una fecha fiable a los documentos (y presumiendo la aceptación legal de páginas web que suministran información de las fechas en las que estaba disponible el contenido de una web, como http://archive.org), se estudiarán los casos uno a uno.

Imágenes y recursos


Examen de los motivos de oposición

Al examinar las oposiciones, se debe estudiar, en particular:

  1. Si la oposición se basa en la falta de novedad o de actividad inventiva de todas las reivindicaciones o sólo parte de ellas, o
  2. Si la oposición está basada en la insuficiencia de la descripción.

Si el oponente aduce como uno de los motivos de oposición la falta de novedad o de actividad inventiva de parte o todas las reivindicaciones, basándose en determinados documentos, el examinador debe examinar dichos documentos y si los considera pertinentes elaborar la notificación con el resultado del examen al solicitante. Por el contrario, si el examinador entiende que la oposición no está debidamente fundada, no tendrá en cuenta la oposición a este respecto, motivándolo adecuadamente en la comunicación al oponente sobre la resolución final del expediente.

En el caso de que el motivo de oposición a la concesión de la patente sea la insuficiencia de la descripción, el examinador debe incluir la objeción formulada por el oponente en el examen previo, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud de la patente sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.

Especialmente, si el oponente describe que ha llevado a cabo experimentos dirigidos a la obtención del resultado técnico mencionado como el objeto de la invención, y declara que no lo ha logrado, se debe pedir al solicitante que haga comentarios sobre tales experimentos y las condiciones en que se han llevado a cabo, así como cuáles serían, en su opinión, los cambios a efectuar en dichas condiciones para obtener los resultados previstos por la patente. Si el solicitante no puede demostrar con éxito que un experto en la materia puede repetir la invención, la solicitud de patente debe ser denegada.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que sólo algunos de los modos de realización de la invención no se pueden ejecutar, se actúa como en el supuesto de insuficiencia total de la descripción, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos. Igualmente, se debe modificar la descripción y contener únicamente aquellas posibilidades que un experto en la materia pueda repetir.

Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma, tanto a los efectos de la búsqueda como a los del examen. Debe leerse cada reivindicación dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que les atribuiría el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripción dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de alguna otra manera. La importancia del preámbulo en la apreciación de los elementos de una reivindicación a los efectos del examen debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias de cada caso. Durante el procedimiento de examen, conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preámbulo, enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es éste el caso, dicha declaración sirve para limitar el alcance de la reivindicación.


Traslado de las oposiciones (art. 61.6 RP)

Desde la fecha de publicación de la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, se dispondrán de dos meses para presentar oposiciones a la concesión. Una vez finalizado este plazo y si se hubieran producido oposiciones, se dará traslado al solicitante de aquellas que hubieran sido admitidas y se publicará un suspenso del procedimiento por oposición, disponiendo el solicitante del plazo de dos meses desde la publicación de dicho suspenso para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones si así lo estima oportuno y para formular las alegaciones que estime pertinentes.

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