En el caso de la marca en Propiedad industrial

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Sección 1

En el caso de la marca

En esta sección trataremos la posible cotitularidad del derecho de marca, y la transmisión de este derecho, ya sea total (cesión) como parcial (licencia).

La cotitularidad del derecho de marca Contempla los supuestos en los que una marca puede pertenecer a varias personas. Esta cotitularidad puede ser: originaria: cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca, y una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares; o derivada: cuando adquieren la titularidad por herencia o por transmisión onerosa o gratuita. En tal caso, se aplican las disposiciones del Art. 46 de la Ley de Marcas. Según este precepto, las partes (los condueños) pueden –y deben- regular, determinándolas, las cuotas que les corresponden en la titularidad de la marca, pues si no lo hacen se entiende que lo son por cuotas iguales. Sería, por otro lado, conveniente que en el título de constitución de la cotitularidad se regulara el sistema de adopción de acuerdos para evitar el sistema general del Código Civil de mayoría de cuotas. En cuanto a los actos de conservación, cada partícipe puede realizar todos los que considere necesarios, por ejemplo, el pago de las tasas de renovación, oposiciones contra solicitudes posteriores e incluso entablar o sostener procedimientos judiciales en relación con la marca de que es condueño. Aunque está legitimado cualquier cotitular, deberá notificarlo a los demás cotitulares para después poder exigir que los restantes cotitulares contribuyan al pago de los gastos originados. Por lo que se refiere al uso de la marca por los cotitulares, a falta de pacto podrán utilizar simultáneamente la marca común a título individual. Ello puede comportar situaciones perjudiciales para el interés de la comunidad de bienes e incluso de los consumidores, pues una misma marca podría utilizarse para designar productos o servicios de calidad muy diferente. En todo caso rige la decisión adoptada por mayoría. Para la cesión de las cuotas de participación en la titularidad de una marca, la regulación específica en la Ley de Marcas, dispone que en la hipótesis de que un partícipe ceda su cuota de participación a un tercero extraño a la comunidad, cualquiera de los restantes comuneros o copropietarios podrán ejercitar un derecho de tanteo o recompra a prorrata de su participación en la cosa común en el plazo de un mes. La oposición injustificada de un cotitular al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho.

La cesión contractual de la marca Cualquier transmisión total (cesión) o parcial (licencia) obedece a una decisión previa de su titular, de tal manera que tiene que existir una voluntad negocial encaminada a deshacerse de todo o parte del activo empresarial en que consiste la propiedad industrial. Rige en esta materia el principio de la libertad de cesión o enajenación, imponiéndose tan solo una serie de medidas para proteger a los consumidores. Es de señalar que este sistema de la libre cesión no es el único posible, puesto que junto a él, en otros derechos, como el alemán, sólo se admite la cesión de la marca si al mismo tiempo se transmite la empresa a la que estuviese adherida la correspondiente marca; o el caso de Reino Unido, donde se subordina la cesión de la marca a la observancia de medidas en defensa del interés de los consumidores. El mecanismo de defensa del interés de los consumidores que queda en nuestro derecho es por la vía de la acción de caducidad (Art. 55, apartado e) de la Ley de Marcas), en cuya virtud los Tribunales pueden declarar la caducidad de una marca cuando su titular -o alguien con su consentimiento- haga un uso que pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios. En los casos de cesión de empresa, si no se dice nada en contra, por aplicación del Art. 1258 del Código Civil y 4.1 de la Ley de Marcas, hay que entender incluidas las marcas pertenecientes y conectadas con la empresa transmitida. La cesión de la marca lo es con carácter inmutable, es decir, que en general la marca no sufre variaciones por razón de su cesión. En la regulación actual del derecho de marca rige un sistema que se puede llamar multiclase del registro de marca de tal forma que se permite la división de la solicitud o del registro de marca (Art. 24 de la Ley de Marcas). Sin embargo la divisibilidad de la marca solo será posible con la finalidad de circunscribir un recurso o una oposición a una de las solicitudes o recursos divisionales o en el caso de la cesión de marca cuando se solicite la inscripción de una transmisión parcial de la misma. Como en toda transmisión el cedente de una marca viene obligado a su entrega, es decir, a transmitir la propiedad de la marca respondiendo por evicción frente al comprador. Sin embargo no habría responsabilidad en el caso en que la marca se declarase nula por una causa de nulidad absoluta o relativa. El Art. 54.2 de la Ley de Marcas señala que el efecto retroactivo de la nulidad no afecta a los contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad sin perjuicio de que por razones de equidad sea posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato. Sólo podrá exigirse una indemnización por daños y perjuicios si el licenciante o cedente hubiera actuado de mala fe. Es habitual en todo contrato de cesión de marca la obligación de no competencia del antiguo titular para actividades concurrenciales en el mismo sector de la marca cedida. El cesionario de la marca viene fundamentalmente obligado solamente a pagar el precio acordado. La Ley de Marcas establece que el cesionario en exclusiva podrá transmitir su derecho con el consentimiento expreso del cedente, salvo si la transmisión se lleva a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria, en cuyo caso no será necesario el consentimiento del cedente. La Ley dispone también, en cuanto al cesionario no exclusivo, que su derecho será intransmisible, salvo en el supuesto de disolución o del cambio de titularidad del cesionario, es decir, con el mismo régimen que el licenciatario exclusivo.Y por último, establece la intransmisibilidad, en todo caso, de las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión (art. 50.2 LPI). Señalar, por último, que la cesión de marca para que surta efecto frente a terceros, debe inscribirse en el Registro de Marcas. La OEPM tiene publicado un formulario para la inscripción de la cesión de marca. http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/nl_mod4004c_06.pdf

La licencia del derecho de marca La licencia de marca está especialmente regulada en la Ley de Marcas (Art. 48 LM). Lo primero que puede afirmarse es que generalmente se hace bajo la premisa de recibir una contraprestación a cambio de esta licencia, que se conoce como canon o regalía. La licencia se califica como una transmisión limitada frente a la transmisión plena que es el contrato de cesión. Con la licencia se busca posibilitar la explotación de la reputación o imagen de una marca constituyendo así un vehiculo de expansión (internacional o local de las empresas sin necesidad de efectuar una inversión directa). Es frecuente que la licencia de marca se vincule a acuerdos más amplios de transferencia de tecnología. Así se consigue que cuando los productos pioneros pierden su derecho de exclusiva por finalización de los derechos de, por ejemplo, la patente, se mantiene la fidelidad del consumidor a través de la licencia de la marca. Son ejemplos de este supuesto las marcas Xerox; Polaroid; Aspirina etc. Existen, por tanto, casos que dan lugar a la llamada licencia compleja cuando no solo incorpora la marca sino también otros bienes inmateriales que están encaminados a la misma utilidad empresarial. La Ley distingue y acepta la licencia de la solicitud de la marca,y la licencia de la marca concedida, siendo también posible la licencia territorial limitada tanto a una provincia o a una región o Estado en el sentido en que el licenciatario no pueda fabricar bienes con la marca licenciada fuera del territorio asignado lo que no impide que los productos fabricados por el licenciatario puedan comercializarse fuera del mismo. La licencia puede ser total o parcial si comprende todos los productos o servicios protegidos por la marca o solamente algunos de ellos. Una modalidad de licencia de marca es el contrato de merchandising en cuya virtud el titular de un derecho de marca lo cede limitadamente a un tercero para su empleo publicitario a cambio de una contraprestación. Es el caso, por ejemplo, de la autorización de Ferrari para la utilización de su marca como distintivo de plumas estilográficas o prendas de vestir. De esta forma el licenciante, que no tiene experiencia en el sector para el que licencia su marca, se beneficia de la publicidad de estas otras actividades de su marca. La OEPM tiene publicado un formulario para la inscripción de la licencia que está regulada a su vez en el Art. 32. del Reglamento de Marcas. http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/nl_mod4004l_06.pdf El licenciante esta obligado a garantizar el goce pacifico de la marca licenciada y responde en aquellos casos en que aparezca como fabricante aparente. Como derechos le corresponden el derecho a la percepción de la retribución pactada; el de controlar la actividad del licenciatario para evitar que su actuación perjudique la función de indicación de origen empresarial que tiene la marca. Es claro que si la marca pierde su prestigio su titular va a sufrir las consecuencias de ello. Igualmente sucede con la función de calidad para aquellos supuestos en que los cambios de la calidad afecten a la propia marca haciéndola engañosa. El licenciatario esta obligado al pago de canon o regalía, a la utilización de la marca y a rendir cuentas sobre la actividad realizada. Tanto la Ley de Patentes (artículo 124.1) como la Ley de Marcas (cuya Disposición Adicional 1ª remite al artículo 124 LP), reconocen que, salvo pacto en contrario, el licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio todas las acciones que el ordenamiento jurídico pone a disposición del titular de la patente, modelo de utilidad, marca o nombre comercial para protegerse frente a los terceros que infrinjan su derecho. Respecto del licenciatario no exclusivo y del licenciatario exclusivo privado de legitimación por contrato, la Ley de Patentes (artículo 124.2) y la de Marcas (Disposición Adicional 1ª) les reconocen legitimación, si bien subsidiaria de la propia del titular. Así, con carácter previo al inicio de acciones judiciales la normativa obliga al licenciatario a requerir notarialmente al titular del derecho para que lleve a cabo el ejercicio de la acción judicial correspondiente y, sólo en el caso de que éste se negase o no la ejercitase en el plazo de tres meses, podrá el licenciatario ejercitarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. El contrato de licencia no esta sujeto a formalidad de ningún tipo aunque para su inscripción en el Registro va a ser necesario que figure en forma escrita.

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