Actividad inventiva en Modelos de Utilidad

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Wikilibro: Modelos de Utilidad > Capítulo 4: PARTE D: Protección

Sección 5

Actividad inventiva

Definición de actividad inventiva

Se considerará que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia. Esta definición viene recogida en el artículo 146 L.P.

Novedad y actividad inventiva son conceptos diferentes. Mientras que una reivindicación carece de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas está divulgado explícita o implícitamente en un único elemento del estado de la técnica, sin embargo, una invención carece de actividad inventiva si, en relación con el estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, es muy evidente para un experto en la materia. Por tanto, para valorar la actividad inventiva puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien, una combinación de varios elementos del estado de la técnica, lo que no sería posible al evaluar la novedad.


Concepto de "muy evidente"

La cuestión que hay que considerar, es la de si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio, hubiera sido muy evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva.

El término “muy evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce muy simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.

La invención en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada.

A la hora de determinar el límite entre lo que es "evidente" o "muy evidente" debemos trazar una línea divisoria en la consideración de "experto en la materia" relativo a patentes y a modelos de utilidad. en general, se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética y anónima creada artificialmente. Sus competencias respecto del objeto inventivo en estudio deberán ser determinadas de forma individualizadas en cada caso.

En el caso de los modelos de utilidad, el "experto en la materia" podrá ser desde un trabajador cualificado hasta un técnico, mientras que en patentes, el "experto en la materia" será generalmente un ingeniero o investigador con una elevada cualificación técnica.

Por ejemplo, si el objeto inventivo del modelo de utilidad es un elemento constructivo para carreteras, el análisis de la actividad inventiva debería ser considerado a través de los ojos de un trabajador cualificado con experiencia en este tipo de construcciones, tanto en labores de construcción como de repoaración o mantenimiento.

La selección del "experto en la materia" en relación con el sector al que pertenece el objeto inventivo permite definir objetivamente las características de su conocimiento técnico esperable sobre la base de su educación y su experiencia práctica.

Volviendo al ejemplo anterior, si el "experto en la materia" es un trabajador cualificado , entonces es relativamente sencillo determinar el nivel de competencias prácticas y educativas de dicho trabajador que será determinado teniendo en cuenta en cuenta también el nivel de conocimiento de este trabajador ficticio en el momento relevante, por ejemplo, antes de la fecha de prioridad o de solicitud.


Consideraciones para determinar la actividad inventiva

A la vista del apartado anterior las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar la actividad inventiva son los siguientes:

  • La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente, esto es, la documentación aportada en la fase de oposición
  • El experto en la materia
  • Combinación de documentos.
  • Un solo documento afecta a la actividad inventiva.
  • Análisis ex - post facto.Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud
  • Criterios para establecer lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica.


1 Consideraciones sobre el estado de la técnica para la evaluación de la actividad inventiva.

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso de la novedad, no incluye el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a España, tal y como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente en estudio y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior. Como en el caso de la novedad, sí se tendrán en cuenta los elementos del estado de la técnica divulgados entre la fecha de prioridad y la fecha de solicitud en tanto se determina si la prioridad es válida.

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar el objeto de la invención, el problema técnico planteado y la solución propuesta de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada.

- el o los documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como un todo y deberían inducir al experto en la materia a combinar el contenido de esos documentos de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad muy razonable de éxito; y

- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados retrospectivamente por la invención reivindicada, ya que estos conocimientos no forman parte del estado de la técnica.


Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad). Esto es, el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho el experto en la materia en la fecha pertinente para la solicitud cuya actividad inventiva se evalúa. Se trata de considerar todos los documentos pertinentes así como todos los conocimientos generalmente a disposición del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación. En efecto, esa es la información de que hubiera dispuesto el experto en la materia para tratar de obtener la invención y lo que se trata de evaluar es si, con esa información, le hubiera resultado muy evidente o no.

Cuando se identifica la contribución técnica que una determinada invención realiza al estado de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica adicional contenido en los documentos aportados en fase de oposición podría situar la invención reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que ha mostrado el solicitante y, de hecho, este estado de la técnica citado podría hacer que el solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invención.

Además de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común.

Por otra parte, el estado de la técnica debe permitir realizar lo que se describe. Por tanto, sea cual sea la combinación utilizada – elementos del estado de la técnica y constatación de elementos conocidos o conocimientos generales –, esa combinación debe ofrecer la posibilidad de realización de la invención reivindicada. Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no actividad inventiva, es necesario establecer la diferencia entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido. La apreciación de la actividad inventiva se basará en el estado de la técnica identificado como más cercano . Se tendrán también en cuenta los contenidos que un experto en la materia podría deducir razonablemente de la divulgación explícita al igual que los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de esas reivindicaciones.


2 Combinación de documentos

Para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes divulgadas o varios aspectos técnicos contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación hubiera sido muy evidente para el experto en la materia.

Para determinar si hubiera sido muy evidente combinar dos o más documentos diferentes, el examinador considerará lo siguiente:

- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen muy probable o improbable la combinación de esos documentos para el experto en la materia;

- si los documentos proceden de campos técnicos similares o cercanos y, si éste no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran motivado muy razonablemente a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación. A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación, estaría cumplida la condición de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido muy evidente. El hecho de combinar dos o más partes de un mismo documento habría sido muy evidente si hubiera habido una posibilidad razonable de que el experto en la materia hubiese podido asociar esas partes entre ellas. También hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar con otros documentos del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es muy evidente combinar las instrucciones contenidas en uno o varios documentos con los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. Por regla general, también hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos de los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invención, no tienen porqué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el análisis realizado por el examinador, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado del arte para obtener un resultado que afecte a la actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el inventor y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma documentación.

Por otra parte, es necesario que sea aportado en la fase de oposición una base en el estado de la técnica que sugiera la combinación, pero dicha combinación puede no estar sugerida con el fin de obtener el mismo beneficio o el mismo resultado que el identificado por el solicitante. En efecto, el estado de la técnica puede sugerir la invención reivindicada, pero con una finalidad diferente o para resolver otro problema.


3 Un solo documento afecta a la actividad inventiva

En ciertos casos, el contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar la falta de actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella con un único documento del estado de la técnica. Dicho documento sería, por tanto, suficiente base para motivar una falta de actividad inventiva. Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que esto puede ocurrir:

1. Cuando una característica técnica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicación hubiera sido evidente para un experto en la materia;

2. Cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado era suficientemente conocida para que sea innecesaria la prueba documental;

3. Cuando la invención reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a la utilización de equivalentes que sean suficientemente conocidos para que sea innecesaria la prueba documental.

4 Análisis ex post facto

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si el experto en la materia hubiera estado encaminado o impulsado a combinar los documentos del estado de la técnica es la esperanza o la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

En cualquier caso, el examinador deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante.


5 Indicios relacionados con la actividad inventiva

Valor técnico, necesidades experimentadas desde hace tiempo Otra serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva son los siguientes:

  • si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo;
  • si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;
  • si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invención reivindicada;
  • si la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado; y

Si, por ejemplo, se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve una necesidad o un problema técnico que los especialistas han estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio científico.

Reivindicaciones dependientes

Ya que una reivindicación dependiente está limitada por todas las características de la reivindicación de la que depende, y al igual que ocurría al evaluar la novedad, si la declaración en cuanto a la actividad inventiva de la reivindicación independiente es positiva, también será positiva la declaración sobre la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes.


Ejemplos para ilustrar aspectos de la evaluación de la actividad inventiva

A continuación, se dan varios ejemplos de valoración de actividad inventiva que han sido extraídos de las directrices de búsqueda y examen del PCT.

a. Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera muy evidente y por tanto, sin actividad inventiva.

  • El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele de manera natural o muy fácilmente al experto en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.
Ejemplo
La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es muy conocida en la técnica.
  • La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica.
Ejemplo
La invención reivindicada se refiere a una combinación de bomba-motor que difiere de una combinación conocida de bomba-motor por el hecho únicamente de que el motor es hidráulico en lugar de ser un motor eléctrico.

Ahora bien, puede ser, que aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un elemento es equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no implica necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

  • La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga).
Ejemplo
Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno pegada a un apantallado metálico por medio de un adhesivo. La invención reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recientemente desarrollado, que se sabe que es adecuado para el pegado entre polímero y metal.
  • La invención reivindicada consiste únicamente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo).
Ejemplo
La invención reivindicada consiste en aplicar una técnica de control por pulsos al motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial, por ejemplo, una carretilla elevadora, siendo ya conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de propulsión de la carretilla.
  • Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solución de dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, a condición de que estén definidos en la reivindicación los medios utilizados para superar las dificultades técnicas.
Ejemplo
La invención reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la subida y caída de recipientes de gas, permitiendo que se pueda prescindir del bastidor exterior de guía empleado anteriormente. Se conocía un dispositivo similar para soportar muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un recipiente de gas, debían superarse dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.


b. Combinación muy evidente de características que no implica actividad inventiva:

La invención reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento evidentes.

Ejemplo
Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne conocida y una máquina conocida de relleno dispuestas una a continuación de otra.

c. Combinación no evidente de características que implica actividad inventiva:

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma es irrelevante.

Ejemplo
Una máquina de rayos X que asistida por un programa de ordenador permite aplicar a cada paciente el tratamiento adecuado en la zona precisa.

d. Selección o elección muy evidente entre una serie de posibilidades conocidas que no implica actividad inventiva:

  • La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables.
  • La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de temperatura u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están descritas en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.
  • Puede llegarse a la invención reivindicada meramente por una simple extrapolación, de manera directa, del estado de la técnica.

Ejemplo: La invención reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido mínimo especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad térmica, y este aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolación en un gráfico de línea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

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