Protección jurisdiccional en Propiedad intelectual

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Wikilibro: Propiedad intelectual > Capítulo 11: La protección de la propiedad intelectual

Sección 3

Protección jurisdiccional
En general, muchos titulares de derechos de PI, y las asociaciones que los agrupan, tanto nacionales como internacionales, se han quejado en los últimos años de que el nivel de protección jurídica de estos derechos en general, y específicamente en España, es deficiente o ineficaz, especialmente en el ámbito de Internet. Ejemplos de ello son el Informe 301 que cada año elabora el Gobierno de los EEUU, o la opinión de la FAP, cuya Web remite a un estudio de IDC que recoge un índice de piratería de contenidos digitales en España en 2010 y 2011 del 77% (este estudio ha sido muy cuestionado).

Pero también hay importantes corrientes de opinión que temen que el establecimiento de ciertas medidas específicas de defensa de la propiedad intelectual en Internet conlleve no sólo un obstáculo al desarrollo de nuevos modelos de negocio, sino una intromisión intolerable en los derechos a la intimidad y a las libertades de expresión y de opinión.

Esto nos sitúa en el gran debate acerca de instrumentos normativos como ACTA, Acuerdo Internacional Contra la Falsificación, o SOPA (Stop Online Piracy Act - Ley de cese a la piratería en línea- ), y PIPA ( PROTECT IP Act: Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act - Ley de Prevención a las Verdaderas Amenazas a la Creatividad Económica y al Robo de Propiedad Intelectual-), proyectos normativos de EEUU cuyos efectos pueden extenderse mas allá de sus fronteras.

En España, la protección de los derechos de PI por los tribunales puede desarrollarse en diferentes órdenes jurisdiccionales:

- civil

- penal

- contencioso-administrativo

Protección jurisdiccional civil

La Ley 19/2006, de 5 de junio (B.O.E. del 6 de junio), amplió los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el plano jurisdiccional, estableciendo medidas y normas procesales que pretenden garantizar mejor dichos derechos en el orden jurisdiccional civil.

Los supuestos en que un titular de PI ve afectados o perjudicados sus derechos son, sobre todo, de dos tipos:

- infracciones por terceros de los derechos de PI establecidos legalmente.

- incumplimiento de contratos o pactos sobre derechos de PI.

La LPI se centra en particular en el primero de estos supuestos, el conflicto entre el titular de derechos y un tercero (infractor) sin previa relación contractual con el titular.

Ante una infracción el titular (o el cesionario del derecho perjudicado) puede acudir a los Tribunales por distintas vías, con diferentes fines. Por un lado puede pretender el cese o paralización de la actividad ilícita; por otro lado, el resarcimiento de los daños causados. La LPI regula en sus artículos 138 a 143 algunos de los recursos que tiene el perjudicado para detener la infracción y/o ver compensados los perjuicios que la misma le pueda haber producido. Estos artículos se han visto afectados, tanto por la citada Ley 19/2006, de 5 de junio, como por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que también modifica la LPI.

En el ámbito europeo la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, traspuesta por la Ley 19/2006, pretendió armonizar los mecanismos judiciales para la lucha contra la infracción de los derechos de PI, aproximando las normas legales correspondientes (a los efectos de esta Directiva se incluyen los derechos de propiedad industrial).

El art. 138 LPI establece que “el titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 LPI. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el art. 141”.

Las medidas cautelares pretenden asegurar la efectividad de los derechos de PI que podrían verse totalmente frustrados si tenemos que esperar a obtener una sentencia judicial firme. Son previas a la resolución judicial sobre el fondo del asunto, y pueden solicitarse antes, incluso, de presentar la demanda. El procedimiento sumario para su adopción está regulado, con carácter general, en los arts. 721 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La vigencia de las medidas cautelares que se acuerden, si se solicitaron antes de formularse la demanda, está vinculada a que se presente la correspondiente demanda en el plazo de veinte días desde que se adopten, en caso contrario se extinguen (art. 730 LEC). Y en cualquier caso al dictarse la sentencia, quedarán sin efecto de desestimarse la demanda, o, de estimarse, se sustituirán por medidas de carácter definitivo.

El art. 141 LPI (reformado por la Ley 23/2006) establece la posibilidad de que, a instancia de los titulares de los derechos de PI, en el caso de infracción, o temor de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial adopte las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, ejemplificando varias de ellas (intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita; suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, así como la prohibición de estas actividades si aún no se han puesto en práctica; secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública; secuestro de los instrumentos, dispositivos y componentes que sirven para neutralizar medidas tecnológicas de protección y de los utilizados para la alteración o supresión de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos; suspensión de los servicios prestados por intermediarios (proveedores de servicios de la Sociedad de la Información) a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de PI).

Un ejemplo de cómo operan, en la práctica, las medidas cautelares, asegurando la efectividad de la tutela judicial sustantiva, lo encontramos en el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, de 12 noviembre 2010 (Programa de TV “Tengo una pregunta para usted”).

Una vez detectada una actividad que infringe los derechos de PI, mediante la correspondiente demanda se puede solicitar la cesación de dicha actividad, que, según el art. 139.1 LPI (reformado por la Ley 23/2006), podrá comprender:

- La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos los actos a que se refieren los arts. 160 y 162 LPI.

- La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.

- La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, ejecutada a expensas del infractor.

- La retirada de los circuitos comerciales, inutilización y destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás instrumentos y equipos destinados a la reproducción, creación o fabricación de ejemplares ilícitos, ejecutada a expensas del infractor.

- La remoción o precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquéllas en que se haya suprimido, o alterado sin autorización, la información para la gestión de derechos (art. 162 LPI), o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica (art. 160).

- El comiso, inutilización y destrucción de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador; y de los dispositivos o componentes para la elusión de las medidas tecnológicas (art. 160 LPI), y para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos (art. 162).

- La remoción o precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o neutralización de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque aquéllas no fueran su único uso.

- La suspensión de los servicios prestados por intermediarios proveedores de servicios de la sociedad de la información a terceros que se valgan de ellos para infringir los derechos de PI.

Los infractores de derechos de PI podrán solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe solamente en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita (art. 139.2 LPI).

Los titulares de los derechos infringidos podrán pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios (art. 139.3 LPI).

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal (art. 139.4 LPI).

A tenor del art. 138 LPI, tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el art. 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el art. 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en la LPI, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

El titular del derecho que ha sido infringido tiene derecho a percibir una indemnización por los daños causados, tanto de carácter moral como patrimonial. Nuestra legislación ha incorporado determinados criterios de cálculo de la indemnización, como reacción a lo discrecional, heterogéneo, e infracompensatorio de las decisiones judiciales al respecto.

En particular el art. 140.2 LPI (reformado por la Ley 19/2006) establece que el perjudicado podrá elegir, como módulo de la indemnización, entre alguno de los criterios siguientes:

- las consecuencias económicas negativas, incluyendo tanto la pérdida de beneficios sufrida por el perjudicado como los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor; y

- la cantidad que, como remuneración, hubiera cobrado el perjudicado, de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra (art. 140.2 LPI).

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (art. 140.3 LPI).

El daño patrimonial en muchos casos es difícil de determinar, y mas aún de acreditar. A tal fin la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 256) regula determinadas diligencias preliminares a la demanda, a solicitar por quien se proponga interponerla, entre otras causas, por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, diligencias dirigidas a obtener datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial.

En cuanto al daño moral las decisiones judiciales suelen reconocer una indemnización cuando la infracción afecta a la reputación o al prestigio del autor. No obstante, la variedad y heterogeneidad de las decisiones es enorme, pues van desde no reconocer cantidad alguna hasta utilizar este tipo de indemnización para corregir lo ínfimo de la indemnización por daño patrimonial.


Protección jurisdiccional penal

La modificación del Código Penal realizada por la Ley Orgánica 15/2003, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, agravó la pena de los delitos contra la propiedad intelectual, modificó la definición de su contenido, y suprimió el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que a partir de ahora podrán perseguirse de oficio (por parte de la Fiscalía y sin denuncia previa).

Con posterioridad, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo una sustancial reducción de la pena en los casos de distribución ilícita al por menor de obras protegidas (el conocido “top manta”).

Los dos preceptos fundamentales del Código Penal para la PI que debemos tener en cuenta son éstos:

Artículo 270 CP:

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del art. 623.5 CP.

2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 271 CP:

Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

El art. 143 LPI, referido a las causas criminales seguidas por infracción de los derechos reconocidos en la Ley, establece que podrán adoptarse en ellas las mismas medidas cautelares que proceden en los procesos civiles.

Para terminar con los aspectos penales, debemos mencionar la importante Circular 1/2006, de mayo de ese año, de la Fiscalía General del Estado, dedicada a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003.

Esta Circular hace especial hincapié en que dicha reforma legal introdujo dos elementos en el tipo básico del delito contra la PI, uno subjetivo (exigencia de obrar con ánimo de lucro) y otro objetivo (exigencia de causar perjuicios a un tercero).

Para la Fiscalía, quienes comunican a través de la red, o ponen a disposición del público, obras protegidas, sin autorización del titular de los derechos, incurren en un supuesto de comunicación no autorizada. Pero si no está acreditada ninguna contraprestación no concurre el elemento típico del ánimo de lucro, y la conducta sólo sería perseguible, en su caso, como ilícito civil. El factor decisivo es, para la Fiscalía, el elemento del lucro comercial: sólo constituyen delito aquellas infracciones motivadas por el deseo de obtener un beneficio o ventaja comercial o industrial, por lo que cualquier otro tipo de beneficio nos conducirá a la esfera de la responsabilidad civil.


Protección jurisdiccional contencioso administrativa

La tutela contencioso-administrativa era residual hasta hace poco tiempo (el control de las Entidades de Gestión Colectiva por los poderes públicos, por ejemplo), pero ha ganado nueva importancia con la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y su polémica D. Final 43ª (“Ley Sinde”), que declara la competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual (art. 158 LPI) que “ velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información…”. El funcionamiento de dicha Comisión está regulado mediante el Real Decreto 1889/2011, de 30 de Diciembre (BOE 31 de Diciembre).

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