Novedad en Modelos de Utilidad

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Sección 4

Novedad

Definición de novedad La Ley de Patentes define la novedad de la siguiente manera: “Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.” En este sentido, una invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento o cada etapa, incluyendo cualquier característica implícita para el experto en la materia, está explícita o implícitamente divulgado en el estado de la técnica. Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el examinador deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían reconocidos como tales por el experto en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgación implícita sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman en consideración para la apreciación de la novedad, pues corresponden a la cuestión de obviedad o actividad inventiva. La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invención y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede recurrir, en su caso, a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

Interpretación del estado de la técnica por un experto en la materia Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una solicitud de patente, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta en la materia en la fecha de divulgación de dicho documento. Ejemplo: Supongamos un documento divulgado en España en 1935 que describe un dispositivo para enviar una señal eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por ejemplo, uno simple con una serie de cajas etiquetadas: detector, amplificador, etc.) y la instrucción “se puede emplear cualquier modo para amplificar la señal...”. Sin embargo, los transistores no se inventaron hasta el final de la década de 1940, por lo tanto, aunque hoy en día puede ser obvio emplear un transistor en ese circuito, la persona experta en el campo al leer el documento cuando fue publicado en 1935 no podía entenderlo así. O dicho de otra manera, ese documento no contenía esa información cuando fue publicado.

Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad Metodología El examen de novedad es una comparación hecha elemento a elemento, puesto que se trata de determinar si existe o no anterioridad en el estado de la técnica. se debe comparar, por lo tanto, con el objeto deficnido en una reivindicación de la solicitud examinada, sucesivamente, con cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente. Sólo se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por sí solo contiene el conjunto de las características de esa reivindicación. esta regla sólo tiene dos excepciones: Cuando en una reivindicación se enumera alternativamente dos posibilidades de ejecutar la invención (por ejemplo "...fijando las piezas de...por soldadura o remache"), basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusión de que falta novedad en esa reivindicación. Cuando en una publicación se hace referemncia explícita y precisa a otra publicación. En definitiva, a efectos de la determinación de la novedad, el examinador deberá seguir los pasos siguientes: evaluar los elementos de la invención reivindicada; determinar si un documento en estudio forma parte del “estado de la técnica”, teniendo en cuenta que los documentos extranjeros forman parte del estado de la técnica para los modelos de utilidad si su fecha de incorporación al fondo documental es anterior a l a fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad. decidir si el documento, en la fecha de su divulgación, divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada. Divulgación intrínseca o implícita La falta de novedad puede ser aparente de lo que se enuncia explícitamente en un documento publicado o de un conocimiento intrínseco o implícito de ese documento. Por ejemplo, si se recurre a las propiedades elásticas del caucho en un documento en el que no se enuncia explícitamente que el caucho es un “material elástico”, esto constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a un “material elástico”, ya que el caucho mencionado en el estado de la técnica es implícitamente un “material elástico”. Pero también es posible que la falta de novedad se desprenda implícitamente del documento, en el sentido de que al aplicar las pautas dadas en el documento anterior, un experto en la materia llegaría obligatoriamente a un resultado igual al de la reivindicación. El examinador sólo deberá llegar a la conclusión de falta de novedad de ese tipo si no puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto práctico del contenido del documento anterior. En caso contrario, se tendrá en cuenta ese documento para determinar si hay o no actividad inventiva.

Interpretación de las reivindicaciones en valoración de novedad Al valorar la novedad de determinadas reivindicaciones , deben estudiarse las limitaciones contenidas en la reivindicación que enuncien el objetivo particular (frase precedida por el término “para”) para establecer si el objeto conduce a una diferencia estructutral entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Ejemplo 1: si una reivindicación hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no quedaría cubierto por la reivindicación una bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto de fusión muy inferior al del acero, y la reivindicación respondería al criterio de novedad. Ejemplo 2: “Una rueda para una bicicleta,” es muy distinta de una rueda para un vagón de ferrocarril, y por tanto, existiría novedad. Ejemplo 3: “Un motor eléctrico para impulsar un submarino”, sería muy distinto de un motor eléctrico para un reloj de pulsera, y por tanto, existiría novedad. Ejemplo 4: Una reivindicación que trata de “una manta” no podría ser considerada nueva sobre otra que trata de “una toalla” a no ser que fuera definida de forma que no pudiera utilizarse para ese fin, ya que una toalla “se podría” utilizar como una manta en el caso de un bebé. El hecho de que el nombre con que se designe al elemento sea distinto no es significativo si la característica técnica es la misma. En el caso de un aparato que ya es conocido “para cierta función”, una nueva solicitud en la que se reivindicara el mismo aparato “para otra función” no se consideraría nueva, aunque ambos documentos resuelvan problemas distintos. Si el solicitante reivindicara “el uso” del aparato para llevar a cabo otra función, el examinador tendría que considerar si esta función o actividad es nueva, y en el caso que lo sea, si el uso del aparato para ella sería obvio para una persona experta en la materia. Conviene revisar el capítulo de reivindicaciones en el que se tratan más en detalle toda otra serie de aspectos relativos a la interpretación de reivindicaciones (i.e. interpretación de “comprende” y “consiste”)

Combinación de documentos Conviene señalar que, al examinar la novedad (por oposición a la actividad inventiva), no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), el contenido de este último puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial. De la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su publicación. Cuando dicha información está contenida en distintas partes de un mismo documento se podrá combinar información, siempre que dicha información esté relacionada de alguna manera dentro del documento. No esta permitido objetar la novedad en base a un conocimiento general común en la técnica que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos deben justificarse documentalmente.

Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares Cuando una reivindicación define una invención según términos genéricos, la divulgación de un ejemplo particular que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicación. Es decir, lo particular anticipa lo general. Ejemplo 1: Una divulgación de cobre en un documento del estado de la técnica destruiría la novedad de metal, como concepto genérico, pero no la de cualquier metal distinto del cobre. Una divulgación de remaches destruiría la novedad de los medios de fijación, como concepto genérico, pero no destruiría la novedad de un medio de fijación particular distinto de los remaches. Sin embargo, en principio, lo general no anticipa lo particular. Así, un elemento del estado de la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de un elemento específico de esa categoría genérica. En otras palabras, si una reivindicación bajo estudio trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular este identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, sí carecería de novedad. Ejemplo: Una invención basada en metal no anticipa la novedad de una misma invención donde se menciona aluminio. Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre (halógenos, tierras raras), por una fórmula (F(x) donde x es un número entero mayor que 1 y menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los elementos que la componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre una lista que es una clase genérica o simplemente una lista de ejemplos específicos que no representan una clase. En el caso especial de una expresión general como “medios para detectar...” no quitará la novedad a un “detector” concreto. Otro caso sería aquel en el que se describe en el estado de la técnica una característica, pero se hace de tal forma que no llevaría a la persona experta en la materia a considerarla como materia implícita. Por ejemplo, cuando una característica técnica esté mencionada de una manera especulativa entre varias alternativas: Podría aislarse un compuesto por destilación, por cromatografía en columna o por absorción sobre un soporte de carbono; pero en el documento del estado de la técnica sólo se describe este último caso. Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilación en detalle podría considerarse nuevo. Una situación en la que tampoco se podría considerar falta de novedad es el caso en que el estado de la técnica excluye una posibilidad de forma explícita: Siguiendo con el ejemplo anterior, en el mismo documento del estado de la técnica figura una explicación que hace desistir del intento de llevar la invención por ese camino, por ejemplo, con una afirmación de este tipo: “utilizaremos la separación del compuesto por absorción sobre soporte de carbono debido a que permite obtener el compuesto con una mayor pureza.” Como la solicitud en estudio sigue otro camino podría considerarse nueva.

Rangos de valores La divulgación de un rango continuo se interpreta de manera análoga a como se han interpretado las divulgaciones genéricas, es decir se establece una distinción entre la divulgación de un rango de temperaturas y la divulgación de una temperatura concreta dentro de un rango. Así, al igual que la divulgación de un ejemplo específico le quita la novedad a la clase a la que pertenece ese ejemplo, la novedad de un rango queda destruida si la descripción previa contiene ejemplos que caen dentro de él. Y de la misma manera que la divulgación de una “clase” no divulga específicamente los miembros de la misma, la divulgación de un rango, definido por sus valores extremos, no divulga necesariamente de manera específica todos los puntos intermedios de ese rango. Estas premisas servirán para interpretar adecuadamente el caso de las invenciones de selección que se explica a continuación.

Invenciones de selección Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica. Ahora bien, si no existe diferencia técnica alguna entre el “subrango” seleccionado de un rango más amplio ya conocido y dicho rango, entonces una reivindicación de dicho subrango no se considerará nueva. Para que un subrango se considere nuevo se deben cumplir las tres condiciones siguientes: - El subrango seleccionado es más estrecho que el rango conocido; - El subrango seleccionado está suficientemente alejado del rango divulgado, definido por los ejemplos y por los extremos; - El rango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica, sino una nueva invención, con un efecto técnico diferente. En cuanto al tercer criterio, no es necesario que el efecto técnico producido sea sorprendente; este aspecto sería relevante exclusivamente para la evaluación de la actividad inventiva. En cuanto al término “más estrecho” mencionado en la primera condición es algo que debe interpretarse en cada caso.

Solapamiento de rangos En el caso de que un rango reivindicado solape con un rango previamente divulgado, la pregunta que hay que hacerse es si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva. Si la respuesta es afirmativa, entonces se considera que el rango es nuevo, siempre y cuando no haya un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un “disclaimer” . Si la respuesta es negativa, entonces el examinador deberá considerar si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento. En tal caso, la novedad se negaría.

Selección a partir de dos ó más listas Si un documento divulga dos listas de elementos, una invención que consista en la selección de elementos de ambas listas no se considerará divulgada.

Intervalos Cuando un documento del estado de la técnica proponga un ejemplo particular que se sitúe en un intervalo reivindicado, ese documento constituye una anterioridad respecto de ese intervalo. Así, cuando una reivindicación abarca varios compuestos, mediante una enumeración de intervalos o por otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicación si uno de esos compuestos se describe en el elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de níquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a una aleación de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo. Sin embargo, si un elemento del estado de la técnica divulga un intervalo que se acerca a, excede o se sitúa en el intervalo reivindicado, pero no da un ejemplo particular cubierto por ese intervalo, deberá establecerse la novedad de la reivindicación caso por caso. Para que exista anterioridad respecto de la reivindicación, el elemento del estado de la técnica debe divulgar el objeto reivindicado de forma suficientemente precisa. Si la reivindicación trata de un intervalo reducido mientras que el elemento del estado de la técnica trata de un intervalo más amplio, y el intervalo reducido reivindicado no representa simplemente una manera de poner en práctica lo divulgado por ese elemento del estado de la técnica (por ejemplo, aparece que el efecto de la selección – como resultados inesperados – sólo se produce, con toda probabilidad, dentro del intervalo reducido reivindicado), se podría concluir razonablemente, que ese intervalo reducido no está divulgado de forma suficientemente precisa en el estado de la técnica para constituir una anterioridad respecto de las reivindicaciones (una invención basada en una selección). Esos resultados inesperados también podrían tener el efecto de que las reivindicaciones no sean evidentes que tendría su aplicación en la valoración de la actividad inventiva.

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