Modificaciones en Modelos de Utilidad

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Sección 2

Modificaciones

Momentos del procedimiento de concesión de modelos de utilidad en los que se admiten modificaciones La LP trata, específicamente, el tema de la modificación de las reivindicaciones en el art. 41 LP. Dicho artículo declara, en primer lugar, el momento en que tales modificaciones se pueden producir: “...salvo en caso de que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento en que así se permita expresamente”. Los trámites del procedimiento de concesión en los que está expresamente permitida la presentación de modificaciones son los siguientes: • Art. 148.2 LP: Si en el trámite de examen de la solicitud ésta presenta defectos, se declarará la suspensión del expediente y el solicitante podrá modificar las reivindicaciones para subsanar los defectos apuntados. • Art. 149.6 LP Si se han presentado oposiciones, el solicitante dispone de un plazo para subsanar los defectos imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones o para formular las alegaciones que estime oportunas . Aunque el Art.41 LP sólo recoge expresamente la modificación de reivindicaciones, se admite en todo caso la modificación de la descripción y del título, en su caso, para mantener la congruencia con las reivindicaciones modificadas.

Límites a las modificaciones Límite temporal Las modificaciones, tanto de las reivindicaciones como de la descripción, sólo pueden realizarse en alguno de los trámites arriba mencionados y en los plazos reglamentariamente establecidos. No se tendrá en cuenta la aportación voluntaria de documentación, salvo para la subsanación de errores manifiestos. Cuando el solicitante aporte documentos en alguna fase del procedimiento en el que no esté expresamente permitida, se notificará al solicitante que no procede tomar en cuenta dicha aportación a menos que él mismo indique la base legal en que fundamenta la referida aportación. Se le otorgará un plazo de 10 días para que alegue lo que estime oportuno (art. 76 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) Si el solicitante no contesta o no fundamenta suficientemente el trámite para la aportación extemporánea, esa documentación queda en el expediente pero no se tendrá en cuenta, continuándose la tramitación con la documentación aportada en los trámites oportunos. Límite material Los límites de una modificación para ser admisible los marca el contenido de la solicitud tal y como se presentó (art. 41.3 LP). Es decir, la modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud. Y en todo caso, la modificación deberá ajustarse a la subsanación de los defectos señalados en la correspondiente notificación.

Modificación de las reivindicaciones El solicitante puede modificar las reivindicaciones de una de las formas siguientes: a. Por supresión o sustitución: La eliminación de una característica en una reivindicación puede ser admisible siempre y cuando el experto en la materia reconociera directamente y sin ambigüedades, como es el caso de las alternativas, que dicha característica no se había considerado esencial en la descripción, que no era esencial para la función de la invención a la luz del problema técnico a resolver, y que dicha eliminación no suponga modificación alguna en el resto de características. Tampoco son admisibles selecciones arbitrarias de la materia inicial que no son deducibles del contenido de la solicitud original. Se debe tener en cuenta que la supresión de características técnicas implica un aumento del alcance de la protección. Ejemplo: Supongamos un caso en el que la invención consistiera en un panel laminado multi-capa y que la descripción incluyera varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, teniendo en uno de estos ejemplos la capa exterior de polietileno. La modificación de este ejemplo para omitir o alterar la capa exterior pasando a ser de polipropileno, no sería admisible. En ambos casos, el conjunto del panel sería muy diferente del que había sido descrito originalmente y por lo tanto sería inadmisible. Ejemplo: “Una composición que comprende A y B” se modifica a “Una composición que comprende A y opcionalmente B”. Esta modificación tampoco es admisible, porque se está alterando el objeto de la protección. b. Por inclusión de características: Generalmente se puede evitar una objeción por falta de novedad incluyendo características más específicas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar a la objeción. Ello es posible si dichas características están presentes en reivindicaciones dependientes. También se admitiría la introducción de alguna característica procedente de la descripción Ejemplo: Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se queme por sobrecalentamiento, modificado a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el sobrecalentamiento”. Sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento. c. Por renuncias o “disclaimers” : Se admite la presentación de “disclaimers”, es decir, una limitación negativa en una reivindicación que supone que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de la reivindicación. Por ejemplo, supongamos que la reivindicación originalmente presentada tiene la siguiente redacción: “uso de compuesto de fórmula general I...”. Un “disclaimer” sobre dicha reivindicación podría tener la siguiente redacción: “uso de un compuesto de fórmula general I, con la excepción del compuesto A...” (entendiendo que A es un compuesto que cae dentro del ámbito de definición de la fórmula I). Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invención en relación a una divulgación previa, excluyendo expresamente del ámbito de protección la materia que destruye la novedad de la reivindicación. En el ejemplo señalado más arriba, el estado de la técnica incluía el compuesto A. Se aceptará sólo si el objeto de protección no puede definirse en otros términos o si el empleo de características positivas en la reivindicación limitara innecesariamente el ámbito de protección. Se puede admitir un disclaimer tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud inicialmente presentada como si la característica técnica a excluir no estuviera explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó. Ahora bien, no sería aceptable si su introducción fuera pertinente para la valoración de la actividad inventiva, o para la valoración de la suficiencia de la descripción ya que supone adición de materia contraria al art. 41.3 LP. Una reivindicación que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y concreción establecido en el art. 26 LP. No es admisible, por tanto, que el “disclaimer” contenga una referencia a otro documento de patente, ni múltiples “disclaimers” en una misma solicitud. En la descripción, el solicitante deberá indicar el estado de la técnica excluido, así como la relación entre el estado de la técnica y el “disclaimer”.

Análisis de las modificaciones Al analizar las reivindicaciones modificadas, el examinador deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones: Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver capítulo de Unidad de invención) Si sería necesario ajustar la descripción y el título al nuevo juego de reivindicaciones (por ejemplo cuando hay un cambio en la categoría de las reivindicaciones). El examinador puede pedir al solicitante que realice modificaciones con el objetivo de que las reivindicaciones estén más claras, pero en ningún caso debe pedir o ni siquiera sugerir que se hagan modificaciones que, en su opinión, mejoren la redacción de las reivindicaciones, o la descripción.

Forma de realizar las modificaciones a la solicitud de modelo de utilidad Toda modificación debe ir acompañada de un escrito, en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido y en el que se razonen dichas modificaciones. Asimismo, el solicitante únicamente aportará las páginas que se modifiquen; si la modificación determinase una alteración en la numeración correlativa de manera que se aumente el número de páginas, se podrá utilizar la numeración con bis, ter, etc (o equivalente). Por el contrario, si se disminuye el número de páginas, deberá cubrir el hueco con hojas en blanco, numeradas y con una indicación en cada página que señale que se ha dejado intencionadamente en blanco. Como norma general, las modificaciones deben estar basadas en las objeciones emitidas por el examinador, bien en la fase de examen técnico o bien como consecuencia de los documentos aportados por la oposición, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

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