La vía civil: remedios y sanciones frente a infracciones de la propiedad industrial e intelectual en Propiedad industrial

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Sección 2

La vía civil: remedios y sanciones frente a infracciones de la propiedad industrial e intelectual

El bien jurídico protegido y la naturaleza de los derechos en examen imponen que los remedios disponibles para el titular del derecho contra las infracciones tengan el fin de evitar, principalmente, que prosiga la violación. Independientemente de las medidas penales para aquellas infracciones merecedoras de esta clase de tutela, y que van desde las multas hasta penas privativas de la libertad, existen una serie de remedios y sanciones específicas que han sido configuradas por el legislador a favor del titular del derecho que acuda la vía civil para defender sus derechos de propiedad industrial e intelectual y de las que nos ocuparemos en esta sección. En particular, el legislador ofrece a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual un abanico de acciones judiciales orientadas a obtener una serie de respuestas que permitan preservar el goce exclusivo de sus derechos y, en determinadas ocasiones, reintegrar las pérdidas causadas por la infracción.

Presupuestos para el ejercicio de las acciones civiles en materia de propiedad industrial e intelectual Sin perjuicio del conjunto de acciones judiciales que se ponen a disposición del titular para defenderse contra quienes lesionen su derecho, en algunos casos, la ley condiciona la conservación o mantenimiento del derecho a que su titular cumpla determinadas cargas o deberes. En particular, la ley prevé, por un lado, el pago periódico de tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial para que su titular pueda seguir disfrutando del derecho de exclusiva correspondiente (denominadas anualidades en el caso de patentes o tasas de renovación en tema de marcas); por otro lado, la ley condiciona el ejercicio de las acciones al hecho de que los títulos que han motivado la protección a favor de su titular se utilicen de forma efectiva (por ejemplo, se prevé la necesaria explotación de la patente o, en tema de marcas, que esta se haya utilizado durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción). Asimismo, como acto previo a la interposición de una acción judicial es recomendable, y en algunos casos incluso obligatorio, advertir al supuesto infractor y futuro demandado, mediante una comunicación fehaciente, de la existencia de derechos anteriores que motivarían el ejercicio de las acciones judiciales, y de la posibilidad de emprender dichas acciones si este no cesa en sus actos. Este intento de solución extrajudicial permite evitar en muchos casos la confrontación judicial y resolver el conflicto de manera amistosa mediante un acuerdo.

Quien puede ejercitar las acciones judiciales Las acciones judiciales las puede ejercitar, ante todo, el titular del derecho. Sin embargo, con carácter general, las leyes establecen que, salvo pacto en contrario, el licenciatario exclusivo también podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan su derecho. Por otro lado, en el caso del licenciatario “no exclusivo”, la ley le atribuye la potestad de entablar acciones judiciales sólo para el caso de que el titular del derecho, tras haber sido requerido fehacientemente para ello, se negara o no ejercitara la correspondiente acción dentro de un plazo determinado. En todo caso, para que el licenciatario exclusivo o no exclusivo puedan defender, ante los tribunales, el derecho así obtenido mediante un negocio jurídico sucesivo (es decir, mediante el contrato de licencia), se requiere que la licencia esté debidamente inscrita en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Finalmente, mencionar que no sólo los titulares de derechos concedidos y registrados en el Registro correspondiente pueden solicitar la tutela judicial, ya que ésta también se reconoce, en algunos casos, a los que solamente han solicitado dicha protección e sucesiva inscripción registral (nos referimos a los titulares de solicitudes de marcas, patentes o diseños por las que el procedimiento de concesión todavía no ha finalizado), o a los titulares de las llamadas marcas notorias no registradas.

La acción de cesación y remoción De especial interés e importancia en relación con la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual, por los fines que se persiguen con ellas, son las acciones de cesación y remoción. En efecto, de acuerdo con las Leyes de Patente, de Marcas, Diseños y Propiedad Intelectual españolas, el primer remedio que se ofrece a los titulares de los derechos es asegurar el “cese” de la conducta infractora (acción de cesación), mediante una orden o una sentencia del Tribunal, y la adopción de todas las medidas necesarias para que la violación no pueda proseguir mediante la retirada o la destrucción de todos aquellos productos o medios en los que se ha materializado la infracción (acción de remoción).

La acción por indemnización de daños y perjuicios Adicionalmente, la legislación civil sobre la materia prevé la posibilidad para su titular de obtener una compensación económica por los daños sufridos a causa de la infracción. La acción de indemnización es objeto de especial atención en todas las leyes relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En particular, se establecen con precisión los criterios para determinar el importe de la indemnización y el período en el que los daños y perjuicios se han producido. Para determinados tipos de infracción, la ley prevé la llamada responsabilidad objetiva del infractor, que nace por el mero hecho de la realización del acto, sin que sea necesaria la prueba directa de los daños ocasionados al titular del derecho. Es decir, que si el perjudicado logra probar que la violación de su derecho se ha producido, el tribunal entenderá, salvo excepciones, que la producción de daños y perjuicios es la consecuencia inevitable de dicha violación. El concepto de la responsabilidad objetiva puede facilitar en gran medida el trabajo del titular de los derechos infringidos, dado que la prueba de los daños y perjuicios suele ser la más problemática a la hora de preparar una reclamación.

Numerus apertus de acciones y sanciones disponibles Hay que señalar también que no existe un listado cerrado de las acciones que se pueden ejercitar, pudiendo el titular del derecho perjudicado solicitar al juez un amplio abanico de remedios y sanciones que se estima conveniente y necesario para la adecuada defensa de sus derechos. Como mero ejemplo, podemos mencionar la publicación de la sentencia a costa del condenado, que tienen el fin de restablecer la situación en la que se encontraba el titular de los derechos de PI antes de que comenzara la infracción (ej. tratar de restablecer la reputación de sus productos en el caso de que el infractor haya comercializado productos infractores de una calidad mucho más baja).

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