Consideración de la invención
El examinador debe, en primer lugar, valorar si efectivamente la solicitud de modelo de utilidad se refiere a una invención. Aunque la LP no establece lo que se entiende por invención, sí contiene una lista de lo que no se consideran invenciones (artículo 4.4 LP):
- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- Las formas de presentar informaciones.
Esta prohibición excluirá la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos puntos solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.
En la Parte D_Seción 2 de estas directrices se explica con más detalle este concepto.
| Criterio del Área de Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que se refieren a KIT.
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| El diccionario defiene kit, en una de sus acepciones como un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad. En una segunda acepción, se trata de un conjunto de objetos o productos que sirven para un solo uso.
De estas definiciones podemos concluir que:
1.-Cuando se reivindica un Kit, basado en la segunda acepción (productos que sirven para un solo uso) como, por ejemplo, un kit para la limpieza de cutis o para desinfección; un botiquín para primeros auxilios; un kit para arreglar pinchazos en ruedas, o para dar la extremaunción, etc, se suele reividicar como una enumeración de objetos, incluido en un recipiente, como una bolsa o una caja.
En este caso, se procederá a suspender el expediente y se indicará que no se trata d euna invención protegible como modelo de utilidad, ya que lo que se reivindica es un conjunto de objetos contenidos en un recipiente. El recipiente no forma parte del kit y, por tanto, si dicho recipiente comporta una forma reivindicable de la que se derivan ventajas para su uso o fabricación -debe referirse a ello en la memoria- podría ser un modelo de utilidad como recipiente, no así el kit.
Ver en este cao el modelo de utilidad U201130262 en que el recipiente queda definido en las cuatro primeras reivindicaciones.
Lo mismo sucede en un kit para primeros auxilios, como un botiquín. El kit no será objeto de modelo de utilidad y sí el maletín donde se alojan el conjunto de objetos, si éste tiene una forma -en su concepoto amplio- de la que se derivan efectos para su uso o fabricación.
2.-Cuando se reivindica un kit, basado en la primera acepción como un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad, caso de estanterías, mobiliario, lámparas y objetos de iluminación. En ellos, el embalaje no debe, en principio, ser protegible, ya que normalmente se trata de elementos de embalaje estándar. en este caso, el conjunto de piezas o aparatos a montar, se reivindicaría por su forma y la utilidad que producen, pues se trata simplemente de objetos desmontados.
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| Criterio del Área de Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que consisten en incorporar códigos con información codificada (tipo QR, RFID, etc...) a un objeto.
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| Cuando la incorporación del código en el objeto suponga una mera yuxtaposición de ambos elementos, no se considerará susceptible de protección como modelo de utilidad, dado que no se está dotando al objeto de una configuración, estructura o constitución particular para incorporar dicho código de la que se derive una ventaja técnica asociada. En este caso la ventaja radica en la información proporcionada por el código, lo que se considera como una forma de presentar información que no es susceptible de protección mediante modelo de utilidad.
Cuando para la incorporación del código en el objeto sea necesario adaptar la configuración de éste para alojarlo, o bien se añadan estructuras adicionales, por ejemplo, una lámina de protección del código, sí se considerará que la invención dota a un objeto de una configuración, estructura o constitución de la que se derivan ventajas, por lo que el objeto será susceptible de protección como modelo de utilidad.
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Imágenes y recursos
Imágenes
Ejemplo Código QR
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Exclusiones de protección como modelos de utilidad
La LP contempla distintos casos en los que no es posible la protección ni como modelo de utilidad ni como patente, bien porque el objeto reivindicado no se considera patentable por diversos motivos o bien porque incumple el requisito de aplicación industrial.
a) Invenciones cuya explotación comercial es contraria al orden público o a las buenas costumbres (Art. 5 LP):
- Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos
b) Igualmente, la Ley de Patentes contempla otro grupo de invenciones como no patentables (Art. 5 LP) (ver también Parte E):
- Variedades vegetales (se protegen por medio del Título de Obtención Vegetal)
- Razas animales
- Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.
Esta disposición no afecta a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
- Cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la secuencia o la secuencia parcial de un gen.
Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.
A continuación se relacionan todos los suspensos relativos al concepto de invención y a patentabilidad:
- Es un descubrimiento.
- Es una teoría científica.
- Es un método matemático.
- Es una obra literaria o artística.
- Es una obra científica.
- Es un plan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales.
- Es un programa de ordenador.
- Es una forma de presentar información.
- Es un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
- Es un método de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal.
- Su publicación o explotación se considera contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- Es una variedad vegetal.
- Es una raza animal.
- Es un procedimiento esencialmente biológico para la obtención de vegetales o de animales.
- Carece de aplicación industrial.
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Exclusiones específicas aplicables a los modelos de utilidad.
El art.137.2 de la LP excluye como objetos protegibles de protección a través de los modelos de utilidad a las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancia o composiciones farmacéuticas. A diferencia de la Ley 11/1986, el espíritu de la Ley24/2015 es ser inclusiva, como expresa en su exposición de motivos "excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas"
| El término "procedimiento"
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| A falta de una jurisprudencia más completa que aclare el alcance del término "procedimiento", el Tribunal Supremo Federal Alemán ha interpretado el término, en el caso de los modelos de utilidad en Alemania, en donde también están excluídos, de una forma muy restrictiva, aplicándolos sólo a procesos y operaciones de fabricación. Por ejemplo, el alto tribunal decidió que una reivindicación respecto a la transmisión de una secuencia de señales para un flujo en un ordenador no constituía un procedimiento (decisión de 2004 GRUR 495 [Signalfolge]).
[|http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=29060&pos=0&anz=1 Decisión Signalfolge]
El Tribunal también decidió que las reivindicaciones denominadas "means plus function" no constituyen un procedimiento [BGH X ZB 23/07 Telecommunication System]. Aparentemente, el alto tribunal considera que para que se pueda considerar un procedimiento ha de tratarse de un proceso de fabricación que genera un producto o un proceso de trabajo con un resultado abstracto sin que tenga un impacto material sobre el objeto al que el proceso se aplica (por ejmplo, transportarlo o limpiarlo).
De la misma forma, las reivindicaciones del tipo "product-by-process" pueden protegerse como modelos de utilidad al ser consideradas reivindicaciones de producto. A este respecto ver http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7620931&links=&optimize=20160316&publicinterface=true
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| Invenciones de procedimiento e inclusión del término "sistema" en el enunciado o título
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| En multitud de solicitudes de modelos de utilidad aparece la palabra "sistema", "conjunto" u otras de significado similar. No quiere decir, como se ha interpretado, que dichas palabras deban ser excluídas del título de la invención. Se ha venido observando, en la práctica del examen, que en muchas de las solicitudes en las que aparece la palabra "sistema", se pretende reivindicar tanto un producto o su uso, como un procedimiento, que estaría excluído en su protección como modelo de utilidad. Por lo tanto, no se procede a suspender automáticamente al aparecer la palabra sistema en el título, salvo que de la lectura cuidadosa de la solicitud se desprenda que el solicitante pretende incluir un procedimiento en el ámbito de protección.
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| Las invenciones que recaen sobre materia biológica.
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| La expresión "recaen sobre materia biológica" debe interpretarse a la luz del espíritu de la ley contenido en la exposición de motivos, es decir, "invenciones que tiene por objeto materia biológica"
Cabe preguntarse si un vegetal puede considerarse como incluido en la definición de modelo de utilidad. Sin embargo, este debate fue superado en la práctica por el abundante número de ejemplos de variedades vegetales protegidas como modelos de utilidad en la etapa anterior a la existencia de una ley sui generis aplicable a las variedades vegetales. Por citar algunos entre otros muchos , el Modelo 108930 por una variedad de rosal híbrido de te, el 148412 por una variedad nueva y distinta de manzana, el 261037, clon híbrido de álamo, y los expedientes 273031 y 273032 sobre variedades de vid y ciruelo.
En estos últimos casos, la unidad de recursos se pronuncio a favor de la concesión de los modelos de utilidad.
Es muy significativa la opinión del JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE MADRID, en la SENTENCIA Nº 29/09 de 17 de marzo de 2009. En esta sentencia, se asume "el argumento contenido en el informe jurídico aportado por la demandada(documento nº 2 de la contestación a la demanda). En dicho informe emitido por D. Dionisio ,catedrático de derecho Mercantil, cuya competencia en la materia es sobradamente conocida, equipara la acción de la obtención de una nueva variedad vegetal(en el informe la vid, en este supuesto el ciruelo) a la acción de dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja
prácticamente apreciable para su uso o fabricación."
En conclusión, resulta evidente que lo aplicable a una variedad vegetal es extensible a cualquier vegetal, por lo que debe aceptarse el hecho de que un vegetal siempre que no sea una variedad per se puede protegerse como modelo de utilidad.
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| Alcance positivo del Modelo de Utilidad
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| La definición legal contenida en la Ley 11/1986 ha hecho desaparecer la referencia que en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 se efectuaba de la forma como elemento fundamental y clave del concepto de modelo de utilidad. En la regulación ni una sola vez se menciona este vocablo. Por lo tanto, no existe una vinculación única y exclusiva entre modelo de utilidad e innovación formal.
La vigente definición legal considera protegibles como modelos de utilidad las invenciones que consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución. De estas tres actuaciones posibles, sólo la configuración, estrictamente, implica una intervención en la forma de un objeto, pues configurar es dar determinada forma exterior a un cuerpo.
La segunda actuación se refiere a una innovación estructural; se trata, en este caso, no de operar sobre la forma exterior de un objeto, sino sobre la ordenación, organización, distribución o disposición de las partes o elementos internos que lo componen; pues estructurar es distribuir u ordenar las partes de un cuerpo, por tanto, esta segunda expresión legal es especialmente adecuada para proteger las invenciones de aparatos, máquinas, mecanismos o dispositivos complejos en los que la utilidad que los mismos producen, no se deriva tanto de su forma exterior, como de su ordenación o disposición que de sus diversas partes o mecanismos internos se haya efectuado.
Junto a las innovaciones formales y estructurales, el art. 143 también considera protegibles como modelos de utilidad las innovaciones en la constitución de un objeto. La expresión legal dar a un objeto una constitución, aisladamente considerada puede ser equívoca dada la amplitud de significados que en nuestra lengua tiene la palabra constitución.
Constitución es en nuestro idioma la esencia o calidades de una cosa que la constituyen y la diferencian de las demás. En consecuencia, dar a un objeto una constitución sería dotarlo de alguna característica o cualidad esencial que lo hiciera diferente de los demás objetos de su género. En ese sentido, una innovación constitucional podría comprender tanto modificaciones en la forma del objeto o en su estructura o composición interna, como en la materia de la que está hecho dicho objeto, si tales modificaciones fueran de carácter esencial.
Sin embargo, este sentido tan amplio no se acomoda con el art. 143 pues de esa manera existiría una reiteración en la formulación legal. Por tanto, la única posibilidad es entender que su sentido es el de innovaciones en la constitución de la materia en que se construye el objeto.
Por otra parte, que una innovación constitucional de un objeto haya de tener un carácter esencial, como parece desprenderse del concepto constitución, queda limitado y concretado en la formulación legal a que el objeto así innovado presente respecto de los semejantes alguna ventaja prácticamente apreciable que lo diferencie de ellos.
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| Protección de los productos químicos o sustancias
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Hasta ahora, la razón jurídica en la que se ha basado el rechazo de la protección de los productos químicos o sustancias a través de modelos de utilidad es que la regla inventiva, en que consiste el modelo de utilidad, ha de materializarse en un cuerpo cierto y formalmente definido y como los producto químicos son formalmente indeterminados, no es posible su protección mediante modelos de utilidad. Sin embargo, es necesario superar esta concepción limitada y tradicional del modelo de utilidad debido a las siguientes causas:
- El concepto de modelo de utilidad no es una vaca sagrada invariable. Las diferencias con el EPI son notables y la decisión del legislador de extraer los modelos de utilidad de entre las creaciones de forma y ponerlo junto a las invenciones es harto significativa.
- Hay necesidades de los usuarios que nose pueden cubrir eficazmente debido a esta interpretación restrictiva, interpretación que ha sido superada con notable éxito en países como Alemania.
- Una interpretación amplia del art. 143 permite la protección de este tipo de invenciones, sin grandes incovenientes jurídicos. En efecto, la presente regulación admite las innovaciones constitutivas y no hay mayor innovación en este género que la que se opera en un producto químico cuando se modifica su composición que es, en definitiva, por lo que se definen y caracterizan estos productos.
Tradicionalmente, se ha considerado que la palabra "objeto" debía interpretarse en sentido restrictivo por dos razones:
- La enumeración del artículo 143.2 que sólo menciona objetos tridimensionales.
- La práctica tradicional.
No obstante, hay numerosos argumentos a favor de utilizar una interpretación amplia:
- La enumeración es exclusivamente ejemplificativa, como sucde en otra sleyes similares relativas a propiedad industrial y, en ningún caso permite cerrar la lista de objetos protegibles.
- El legislador y la jurisprudencia del régimen anterior ya habían sentado que el vocablo objeto debía ser interpretado en sentido amplio.
- El legislador podría haber incluído una prohibición expresa en el art. 143.3 como realiza con los procedimientos.
- Si el legislador hubiera aplicado una interpretación restrictiva al término objeto no hubiera sido necesaria la prohibición expresa de los procedimientos.
- Por la misma rwazón no hubiera sido posible proteger las variedades vegetales.
Por todo lo expuesto, se debe interpretar que la tesis amplia, que permite la protección de los productos químicos es la más correcta.
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| Ejemplo: ES 1 069 781 U
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| REIVINDICACIONES
1. Lecho filtrante para eliminación de arsénico en
el tratamiento de aguas, caracterizado por su capacidad
de retener el arsénico presente en el agua a tratar,
eliminándolo del agua filtrada; constituido a base de
una mezcla de arenas, óxido de hierro, hierro alfa y
carbón activo, de composición variable en función de
las características del agua a tratar y del caudal.
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| Ejemplo: ES 1 075 493 U
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| REIVINDICACIONES
2. Cebo artificial de pesca, según reivindicación 1, caracterizado porque el señuelo o composición interna comprende
60% de concentrado de pescado
12,5% de gelatina
12,5% de polvo seco de pescado
10% de de grasa de pescado
0,24% de agua
0,24% de harina vegetal
0,02% de conservantes|}
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Examen de las reivindicaciones
Tal y como se establece en el artículo 28 LP, las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. El examen técnico de las reivindicaciones se concreta en el análisis de los siguientes aspectos
Forma y contenido de las reivindicaciones (Art. 7 RP)
La solicitud de patente debe contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción debe estar en función de las características técnicas de la invención, es decir, no deben contener referencias a ventajas comerciales de la invención o a otro tipo de características no técnicas.
El Art. 7.1 RP recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada en dos partes: preámbulo y parte caracterizadora.
Si la redacción es en dos partes, el preámbulo debe indicar la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. La parte caracterizadora deberá exponer las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el preámbulo se desea proteger.
La división en preámbulo y parte caracterizadora como separación de las características técnicas conocidas y las características técnicas nuevas se interpretará de manera amplia y razonable para los objetivos de obtener una protección adecuada y proporcionada de la invención . El examinador podrá sugerir al solicitante dicha división para una mejor comprensión de la contribución de la invención al estado de la técnica, teniendo también en cuenta que el contenido de la descripción puede ya dilucidar claramente cuáles son las características técnicas conocidas y cuáles las nuevas.
Para el examen técnico de las reivindicaciones es fundamental tener en cuenta los siguientes conceptos:
Reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en la solicitud. Una característica técnica esencial es aquella sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.
Reivindicación dependiente: una reivindicación que toma la definición de una reivindicación independiente y añade una o más características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invención. Por ejemplo, aparato de acuerdo la definición de la reivindicación 1, en el que el suministro de energía se realiza mediante una batería.
Dependencias múltiples
Aunque en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes no se recoge más que la posibilidad de incluir una o más reivindicaciones independientes y varias reivindicaciones dependientes de ellas, en la práctica, se admite que las reivindicaciones dependientes puedan tener dependencias múltiples, esto es, que incluyan las características de más de una reivindicación anterior. La única limitación que el examinador debe poner a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la de la posible falta de claridad en la definición del objeto de la invención.
La dependencia de la reivindicación dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en forma alternativa (“o”) o en forma cumulativa (“y”). P.ej. “Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 ó 4, que comprende además..”, o “Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende además....”
Falsa dependencia
En ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.
Claridad de las reivindicaciones
El requisito de claridad de las reivindicaciones se aplica tanto de forma individual como en su conjunto. La claridad de las reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propósito de evaluar la novedad y la actividad inventiva. Por lo tanto, el significado de los términos de una reivindicación debe, en la medida de lo posible, ser claro para un experto en la materia tomando la redacción de la reivindicación aislada.
Cada reivindicación debe definir el objeto de la invención que pretende proteger con un grado de claridad razonable. La claridad de las expresiones de las reivindicaciones deben analizarse a la luz del contenido de lo descrito en una solicitud en particular, del contenido del estado de la técnica, y de la interpretación de la reivindicación que el experto en la materia haría en la fecha de presentación de la solicitud. Si el experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de precisión, se considera que la reivindicación cumple el requisito de claridad. Una reivindicación extensa no implica a priori falta de claridad. Si el ámbito de la materia cubierta por las reivindicaciones es claro, y si el solicitante no ha indicado de otra manera que intenta que la invención cubra un ámbito diferente del definido por las reivindicaciones, entonces las reivindicaciones cumplen el requisito de claridad.
Términos relativos
Una reivindicación no debe contener términos con un sentido relativo, tales como “fino”, “ancho” o “sólido” o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la técnica considerada (por ejemplo, el término “de alta frecuencia” en relación con un amplificador), y si se utilizan en ese sentido. Cuando se utilice en una reivindicación un término que exprese un grado, el examinador debe decidir si el experto en la materia podría deducir el significado de ese término, bien a partir de la divulgación en la descripción de un valor o término de referencia que permita valorar ese grado, o bien a la luz del estado de la técnica. Es posible que sea necesario requerir al solicitante para que defina el término, o para suprimirlo sin por ello ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada. El solicitante no puede apoyarse en un término poco claro para delimitar la invención reivindicada respecto al estado de la técnica.
Igualmente, siempre que se utilicen las palabras “alrededor de” u otros términos similares, tales como “aproximadamente”. Estas palabras podrían aplicarse, por ejemplo, a un valor concreto (por ejemplo, “alrededor de 200ºC”) o a una escala o gama (por ejemplo, “alrededor de X a alrededor de Y”). En cada caso, el examinador empleará su propio juicio sobre si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto. Además, si palabras tales como “alrededor de” impiden que la invención pueda distinguirse de forma inequívoca del estado de la técnica, se planteará una objeción en cuanto a la falta de novedad o actividad inventiva.
Deberán estudiarse atentamente expresiones como “preferentemente”, “por ejemplo”,
“tal como” o “más particularmente”, para asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. El examinador deberá considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquiera de tales expresiones deberá considerarse totalmente facultativa.
Los tipos específicos de Reivindicaciones y su viabilidad como modelos de utilidad
Las viabilidad de las reivindicaciones tendrán que tener en cuenta las peculiaridades de los modelos de utilidad en lo que se refiere a su alcance y a las exclusiones presentes en la Ley de Patentes. Debido a la limitada jurisprudencia existente en España, se hará referencia cuando sea posible al derecho comparado, en particular a las decisiones del BundesGericthsHof (en adelante, BGH).
En la mayoría de las invenciones se necesitan reivindicaciones de más de un tipo o categoría:
- Entidad, es decir, un aparato, un producto o una composición.
- Actividad, es decir, un método, uso o procedimiento.
Debido a las exclusiones contenidas en el artículo 137.1, no todos los tipos de reivindicaciones son aceptables como modelos de utilidad. En concreto las reivindicaciones relativas a procedimientos no podrán protegerse mediante esta modalidad. Sin embargo, como veremos, es necesario clarificar con exactitud qué se entiende por procedimiento.
Reivindicación de Aparato
- Protegen un aparato o dispositivo.
- El preámbulo explica lo que el aparato “es” o “hace”.
Ej.: “Un trípode, que comprende ...” o, "Un dispositivo para sostener una cámara..."
- El cuerpo de la reivindicación enumerará los elementos inventivos esenciales.
| Ejemplo
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1. Dispositivo para sostener una cámara, que comprende:
- un soporte pivotante configurado para sostener la cámara;
- una pluralidad de patas dispuestas para sostener el soporte pivotante;
- una conexión separable entre el soporte pivotante y la pluralidad de patas de estructura X.
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Cuando el aparato se compone de componentes aislados que pudieran ser aplicados a más de un producto, hay que evaluar si es conveniente reivindicarlo separadamente. El ejemplo anterior podría formularse:
- Una conexión separable de estructura x.
- Trípode que comprende la conexión de la reivindicación 1.
En general, las reivindicaciones de aparatos no tendrán problema alguno para ser protegidas como Modelos de Utilidad.
Reivindicación de Producto
Un producto puede reivindicarse mediante una de las formas siguientes:
- Por su estructura
- Por el proceso mediante el cual se ha hecho (product-by-process claims)
- Por sus propiedades
- Por sus funciones;
- Por el resultado a alcanzar o;
- Por una combinación de las vías anteriores.
- Reivindicaciones definidas por el proceso mediante el cual se ha hecho -product by process-
Son reivindicaciones de un producto definido en términos de su proceso de fabricación. Algunas jurisdicciones las tratan como reivindicaciones de producto y otras como reivindicaciones de método. Hay que comprobar que una reivindicación de producto-por-proceso es la mejor opción para proteger una invención antes de utilizar este tipo de reivindicación.
A la vista de la jurisprudencia alemana, las reivindicaciones de un producto definido por su proceso de fabricación son protegibles en tanto en cuanto el producto cumpla los requisitos para ser protegido como modelo de utilidad.
| Ejemplo:U9600889
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| 1. CALZADO PERFECCIONADO, QUE SIENDO DEL TIPO DE LOS QUE INCLUYE UN ZAPATO MONTADO (1) CON CUALQUIER DISEÑO, UNA ENTRESUELO (2) Y UN PISO (3), INCLUYENDO LA ENTRESUELO (2) EL CORRESPONDIENTE CERCO O VIRA (4) MOLDEADA CONJUNTAMENTE CON AQUELLA, DETERMINANDO UNA PIEZA UNICA DE LA MISMA O PARECIDA NATURALEZA A LA DEL PISO (3), ESENCIALMENTE SE CARACTERIZA PORQUE LA FIJACION ENTRE SI DE LA ENTRESUELA (2) AL CALZADO MONTADO (1), ASI COMO LA FIJACION DEL PISO (3) A LA PROPIA ENTRESUELO (2), SE REALIZA POR PEGADO Y EN FASES INDEPENDIENTES, EN DONDE LA ENTRESUELA (2) OFRECE LA TOTALIDAD DE SU SUPERFICIE PARA EL PEGADO TANTO SOBRE LA PARTE INFERIOR DEL CALZADO MONTADO (1), COMO SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL PISO (3).
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- Reivindicaciones definidas por sus funciones
Su utilización en invenciones mecánicas es equivalente a decir "adecuado para”. Se trata de una reivindicación de producto, pero en la que la aplicación indicada impone ciertas características limitantes al producto. Son aceptables como modelos de utilidad.
| Ejemplo
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| “Molde para fundir acero que tiene forma semiesférica”. En este caso,un cuenco de plástico que no soportaría esas temperaturas no anticiparía la reivindicación.
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- Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar
Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse. Sin embargo, no deberá plantearse objeción alguna si la invención sólo puede definirse en tales términos, y si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una experimentación excesiva y que, por ejemplo, puede ser verificado directa y positivamente por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la descripción y que representen sólo un tanteo.
Por ejemplo, la invención podría referirse a un cenicero en el que se extinguiría automáticamente una colilla de cigarrillo aún encendida, debido a la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas últimas podrían variar notablemente, de manera difícil de definir, aunque siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y cuando la reivindicación especifique la construcción y forma del cenicero con la mayor claridad posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan al lector determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.
- Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención
Puede resultar una falta de claridad cuando en una reivindicación relativa a un aparato o un producto se haya intentado definir la invención por referencia a características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros aparatos o productos relativas a la utilización a la que está destinado el aparato o el producto, prescindiendo de características estructurales del objeto reivindicado.
Así, por ejemplo, una culata de motor definida mediante características relativas a su conexión al motor no define solamente el propio producto, sino que también precisa su relación con un segundo producto que no forma parte de la invención reivindicada. Tal reivindicación debe definir claramente el producto individual reivindicado mediante expresiones adecuadas (por ejemplo, utilizando “pudiendo conectarse” en lugar de “conectado”) o debe referirse a un primero y segundo productos en combinación (por ejemplo, “motor provisto de una culata” o “motor que incluye una culata”).
No obstante lo anterior, se admite que una reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer producto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado, pero que está asociado a él por su utilización (por ejemplo, en el caso de un soporte de fijación para una placa de matrícula de un vehículo, en el que el marco del soporte y los elementos de fijación están definidos en relación con la forma exterior de la placa).
- Claridad de otros términos
Las marcas comerciales y otras expresiones similares caracterizan el origen de los productos, y no las propiedades de los productos (que pueden cambiar periódicamente) correspondientes a la invención. Por tanto, el examinador requerirá al solicitante para que retire marcas de fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso; se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso.
- Limitaciones formuladas en términos negativos
En general, el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación podría estar limitado por medio de una “renuncia”, de una “limitación negativa” o de una “exclusión”, es decir, excluir expresamente de la protección reivindicada un elemento definido claramente por características técnicas para satisfacer, por ejemplo, el requisito de novedad. En sí, no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa. Así por ejemplo, sería admisible una reivindicación del tipo “en la que el compuesto carece de agua” .
Una reivindicación que comprende la limitación según la cual “dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol del caucho”, para excluir las características del producto que forman parte de la técnica anterior, se considera clara en la medida en que cada limitación mencionada es clara. Asimismo, la limitación negativa siguiente: “incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado”, es clara, ya que los límites de la protección por patente que se desea son claros.
Ahora bien, una limitación negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que ha inventado efectivamente.
Cuando exista falta de claridad en las reivindicaciones por alguno de los motivos señalados anteriormente, el examinador señalará esta objeción en virtud del Art. 28 LP.
Concisión de las reivindicaciones
El requisito de concisión en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concisión.
No deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan entender el objeto de la invención. Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe señalar una objeción. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe hacer la objeción de falta de concisión (Art. 28 LP).
Una reivindicación aislada sólo se suspenderá por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan la indefinición del objeto de la invención reivindicada.
Soporte de las reivindicaciones en la descripción
El último paso en el examen de las reivindicaciones consiste en comprobar que existe el adecuado fundamento en la descripción. Se debe por tanto, revisar la descripción examinando si todos los elementos técnicos recogidos en las reivindicaciones están mencionados en la descripción comprobando además que no existen inconsistencias entre los elementos descritos y los reivindicados y que el ámbito de las reivindicaciones no es más amplio que lo que se justifica en descripción y dibujos. Cuando las reivindicaciones tienen un alcance amplio por estar formuladas en términos de características técnicas generales, se deben incluir en la descripción un número de ejemplos suficiente que justifique el amplio alcance de la protección reivindicada.
En aquellos casos en los que se describe un objeto claramente en una reivindicación, pero no aparece descrito en la descripción, el solicitante podrá trasladar esa información al apartado de la descripción.
A continuación se recogen los posibles defectos en las reivindicaciones:
- La(s) reivindicación(es) no contienen un preámbulo y una parte caracterizadora.
- El preámbulo es incorrecto.
- La parte caracterizadora es incorrecta.
- Las reivindicaciones carecen de características técnicas.
- Falta de claridad en las reivindicaciones.
- Las reivindicaciones no están relacionadas o están mal relacionadas.
- Las reivindicaciones no están basadas en la descripción.
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Examen de la descripción (excepto suficiencia)
En el caso de los modelos de utilidad, el Art. 142 de la Ley de Patentes determina que "no se examinará la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de invención".No obstante, la descripción deberá cumplir una serie de requisitos que se detallan a continuación.
La descripción (Art.3 RP) se presentará de la manera y en el orden que a continuación se indican, excepto cuando una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.
La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles y en congruencia con las reivindicaciones. Se estructura en los siguientes apartados:
- Título de la invención, que debe coincidir con el de la instancia de solicitud.
- Indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención.
- Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, conocido por el solicitante, citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica anterior, especialmente, aquellos más próximos al objeto técnico de la invención.
- Explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución.
- Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos. No se debe exigir la incorporación de ejemplos. La incorporación de esta nueva materia en la solicitud se considera como una ampliación del contenido de la misma.
- Indicación de la aplicación industrial de la invención, a no ser que esta sea evidente.
- Descripción de los dibujos, si los hubiera. Los dibujos o figuras, si los hay, deben ir en hojas numeradas correlativamente tras las reivindicaciones (Art.10, anexo I RP). Deberán ir numeradas consecutivamente en cifras árabes (Fig.1). No deben contener texto alguno y llevarán signos de referencia sólo si figuran en la descripción o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria.
Aunque es deseable por motivos de claridad que la descripción esté estructurada en los apartados anteriores, no siempre se considera necesaria la presentación en este sentido. El examinador deberá hacer una valoración en su conjunto y decidir si formula alguna objeción al respecto.
Unidades y fórmulas (Art.10, anexo I RP). Las unidades de peso y medida deben expresarse conforme al sistema internacional y las temperaturas, en grados centígrados.
Si se utilizan otras unidades, hay que tener en cuenta que en ciertos campos técnicos la práctica usual puede haber establecido unidades internacionalmente aceptadas en dicho campo y que, en consecuencia, no pueden ser objeto de objeción alguna.
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Examen del título de la invención (Art.2.1.d) RP)
El título de la invención debe ser
- Claro y conciso (designación técnica de la invención),
- no puede contener denominaciones de fantasía,
- debe ser congruente con las reivindicaciones, y
- coincidir con el título que figure en la instancia de solicitud.
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Examen de dibujos (art. 8 y 10, anexo I RP)
Una cuestión que puede causar dificultad desde el punto de vista del examen técnico es evaluar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente imprescindible. Se puede considerar indispensable desde un punto de vista práctico establecer un diagrama para interpretar rápida y claramente en el caso de diagramas de circuitos, diagramas de bloques y de flujos, lemas identificativos para integradores funcionales de sistemas complejos (por ejemplo, “almacenamiento de núcleo magnético”, “integrador veloz”).
En el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicación esquemática de las etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional.
Como regla general que se ampliará con la práctica podemos resumir que se admitirán leyendas en los siguientes casos:
- Cuando del dibujo no quede claro la forma o la sustancia de la cual se trate, como en el caso de agua, vapor, sustrato, etc
- Cuando haya que determinar la posición: abierto, cerrado, etc.
- En los diagramas de bloques, circuitos, etc.
Se aplicarán criterios amplios de tal forma que siempre que aclaren el dibujo y no sean superficiales, engañosos o innecesariamente prolijos, se aceptarán.
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| DIBUJOS
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Las palabras clave indispensables para entender los dibujos son admisibles en cualquier tipo de dibujos, incluyendo diagramas de flujo, circuitos eléctricos o diagramas de otro tipo siempre que sean indispensables, no prolijas o engañosas. En caso de duda, nos remitiremos a las siguientes indicaciones extraídas de las Guidelines de la Oficina Europea de Patentes.
Números, letras y signos de referencia
Los números, letras y signos de referencia y cualquier otro dato que se disponga en las hojas de figuras, tales como la numeración de las figuras, páginas de las figuras, texto aceptable, graduación de las escalas, etc, debe ser simple y claro y no debe utilizarse en asociación con paréntesis, comillas, círculos, etc. Los signos tales como 6' y 35" no se considerarán comillas y, por tanto, se permiten.Los números, letras y signos de referencia deberían colocarse en la misma dirección del dibujo o diagrama con el fin de evitar tener que rotar la página.
Líneas señaladoras
Las líneas señaladoras entre los signos de referencia y los detalles a los que se refieres deben ser rectas o curvas y tan cortas como sea posible. Deben originarse en la proximidad inmediata del signo de referencia y exterderse al menos hasta la caracterísitica indicada.
Flechas
Las flechas deben utilizarse al final de las líneas señaladoras con tal de que su significado sea claro. Pueden indicar:
(i) Una flecha genérica indica la sección entera a la que apunta.
(ii) Una flecha que toca una línea indica la superficie mostrada por la línea mirando en la dirección de la flecha
Altura de los números y letras en lo dibujos
Se aplican las reglas generales para el resto de la descripción.
el alfabeto griego sólo se acepta en caso en los que resulta aceptable por la materia, por ejemplo, para indicar ángulos, longitud de onda, etc.
Uso consistente de signos de referencia entre la descripción, las reivindicaciones y las figuras y entre ellas.
Para evitar frecuentes problemas que conducen a suspensos en el examen formal debe comprobarse que la utilización de las referencias sea consistente. Los signos de referencia que aparecen en las figuras deben aparecer en la descripción o en las reivindicaciones. Las caracterísiticas de una figura no deben designarse por medio de una referencia si la característica en sí no ha sido descrita.
Texto en los dibujos
Para indicaciones del tipo “corte según AB”: si en el dibujo a una sección de otro dibujo, éste último debe ibndicar la posición del corte y la dirección de la vista.
Cada sección debe ser rápidamente indentificable, especialmente cuando se realizan varias secciones en el mismo dibujo, por ejemplo, inscribiendo las palabras "Sección por AB", o para evitar la utilización de letras, marcando cada extremos de la sección con un número romano único. Este número será el mismo que el número arábigo identificando el dibujo de la sección. Por ejemplo, "la figura 22 ilustra una sección a lo largo de la línea XXII-XXII del dibujo 21".
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Examen técnico de la prioridad (ART.30 y 31 LP; Art. 13 y 23 RP)
El examinador comparará la traducción del documento prioritario (dando así el mismo trato a todos los solicitantes independientemente de su idioma) con la solicitud española y evaluará la congruencia del contenido de ambas. El contenido de la solicitud debe estar comprendido en el documento prioritario, no siendo necesario que todos sus elementos figuren en las reivindicaciones del referido documento.
Para una misma solicitud podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque los documentos prioritarios sean de países distintos. En este caso, el plazo de prioridad se contabilizará a partir de la fecha de prioridad más antigua.
Si se detectara una falta de congruencia entre la solicitud y la traducción de la prioridad, el examinador debe formular la correspondiente objeción.
La contestación del solicitante puede dar lugar a las siguientes situaciones:
- Supresión de la materia que no está contenida en el documento de prioridad. En este punto hay que tener en cuenta que en determinadas situaciones la eliminación de materia puede dar lugar a una ampliación del contenido de la solicitud.
- No subsanación, en cuyo caso el examinador deberá notificar que no procede la prioridad.
- División de los objetos técnicos de la invención en distintas reivindicaciones, de manera que un grupo de ellas comprenda el objeto de la invención presente en el documento de la prioridad ( que podrá mantener la fecha de prioridad) y otro grupo de reivindicaciones que comprenderá la materia no comprendida en el documento anterior y que, por lo tanto, no se beneficiará del derecho de prioridad. En ningún caso se aceptarán reivindicaciones ambiguas, es decir, que contengan materia técnica divulgada en el documento prioritario y materia nueva. Si se estuviera ante un caso de este tipo, se considerará para dicha reivindicación como fecha pertinente a efectos de delimitar el estado de la técnica, la fecha de presentación de la solicitud.
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Casos especiales (solicitudes divisionarias)
Las solicitudes divisionarias pueden ser el resultado de una falta de unidad de invención señalada por la OEPM o bien, a petición del solicitante antes de la fecha concesión de la solicitud inicial de la modelo de utilidad.
En el primer caso, y como resultado del examen técnico si el examinador estima que la solicitud comprende más de una invención y que dichas invenciones no integran un único concepto inventivo general, formulará la correspondiente objeción por el trámite de suspenso (ver apartado relativo a Unidad de Invención).
Las solicitudes divisionarias tienen la misma fecha de presentación (o de prioridad) que la solicitud inicial de la que procedan en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud (Art.26 LP y Art. 44 RP).
Según lo dispuesto en el artículo 45.5 RP la descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial, como de cualquier solicitud divisionaria, sólo deben referirse, en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esa otra solicitud. El examinador deberá comprobar este aspecto y exigir que se ajuste el contenido de la solicitud divisionaria al objeto de protección.
Por otro lado, hasta la fecha de concesión del modelo de utilidad , el solicitante, a iniciativa propia, podrá depositar solicitudes divisionarias de su solicitud inicial.
Resumiendo lo anterior estos son los puntos que el examinador debe comprobar al examinar la solicitud divisionaria:
- número de solicitud de la solicitud inicial,
- fecha de presentación de la solicitud de patente inicial,
- datos del solicitante,
- prioridad, en su caso,
- que la solicitud inicial no hubiera sido concedida antes de la fecha de depósito de la divisionaria, y
- que la descripción y los dibujos se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.
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Casos especiales (cambios de modalidad)
El solicitante podrá pedir que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud de otra modalidad de propiedad industrial. Teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 150 LP, será aplicable a modelos de utilidad aquellas disposiciones que afecten a las patentes de invención, si bien tendrán que considerarse las peculiaridades del procedimiento de concesión de un modelo de utilidad, principalmente en lo que atañe al plazo concedido al solicitante para pedir dicho cambio.
Teniendo en cuenta que el Art. 144 prevé un trámite de oposiciones a la solicitud de modelo de utilidad, así como de contestación por parte del solicitante, éste podrá pedir el cambio de modalidad hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones u objeciones formuladas por la OEPM, es decir, dos meses contados desde la publicación en el BOPI del suspenso por oposición. en el caso de que no se presenten oposiciones, el solicitante podrá solicitar el cambio de modalidad hasta la concesión del expediente.
El examinador también puede sugerir al solicitante el cambio de modalidad en el trámite de suspenso, si considera que la modalidad empleada no es la más adecuada art. 142 LP).
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Casos especiales (PCT entrada en fase nacional como modelo)
Estas solicitudes corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y se identifican por su numeración que sigue el patrón Uaaaa5nnnn, representando aaaa el año de entrada en fase nacional y nnnn el número secuencial que se inicia cada año.
Estas solicitudes ya han sido objeto de examen formal por parte de la Oficina receptora y, según establece el Tratado PCT, no se pueden exigir requisitos distintos a los establecidos en dicho Tratado PCT, salvo los que figuran en el art, 27 del PCT. Sólo cabe señalar en este apartado como cuestiones específicas de este tipo de solicitudes:
- En cuanto a la reivindicación de prioridad, únicamente se debe exigir la traducción de la solicitud prioritaria. En ningún caso es necesario que presenten el certificado original. Si faltara dicha traducción se le requerirá por el trámite de suspenso.
- De acuerdo a lo previsto en el Tratado PCT, el solicitante habrá tenido la posibilidad de modificar la solicitud durante la fase internacional de la tramitación PCT. Por tanto, habrá que prestar atención a este punto tanto en el examen de la prioridad como en el examen de la solicitud propiamente dicha.
La fecha de presentación de la solicitud internacional es la fecha de presentación efectiva en España.
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