En el caso de la patente en Propiedad industrial

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Wikilibro: Propiedad industrial > Capítulo 18: Vicisitudes posteriores a la existencia del derecho de propiedad industrial

Sección 2

En el caso de la patente
En esta sección veremos la cotitularidad de las patentes así como la transmisión del derecho de la patente o de la solicitud, ya sea total (cesión) como parcial (licencia).

La cotitularidad de las patentes

La Ley regula, como en el caso de las marcas, el régimen de cotitularidad, tanto de la patente concedida como de su solicitud, en el sentido de que los condueños deberían acordar el régimen de esta propiedad común.

Con carácter imperativo, la Ley dispone que cualquiera de los partícipes o copropietarios podrá:

i) explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares;

ii) realizar todos los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente; y

iii) ejercitar acciones civiles o criminales contra los que atenten a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes notificándolo a los demás comuneros para que éstos puedan participar en la acción judicial.

Como se puede ver, cada uno de los condueños puede explotar la invención, lo que, a falta de pacto, se presenta como un escenario originador de conflictos.

En materia de concesión de licencia, la Ley también previene que la misma se otorgue conjuntamente por todos los partícipes. Si no se consigue esta unanimidad, se ha previsto que el Juez, por razones de equidad, podrá facultar a alguno de sus titulares para conceder la licencia de explotación de la invención a un tercero.

Para la cesión de las cuotas de participación en la titularidad de una patente a un extraño, la Ley concede un derecho de tanteo por dos meses y de retracto por un mes a favor de los otros cotitulares.

Una singularidad de la regulación de las patentes o de su solicitud consiste en que pueden ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública o interés social, mediando la correspondiente indemnización. Son supuestos en los que el Estado puede declarar a través de Ley la expropiación para que la patente sea explotada libremente por cualquiera, es decir, se convierta su contenido en “de dominio público” o sea explotada directamente por el Estado quien pasará a ser el nuevo titular.


La cesión contractual de la patente o de su solicitud

Como en el caso del derecho de marca, la Ley previene la transmisión total (cesión) o parcial (licencia) de esta especialidad de propiedad industrial como decisión de su titular que así manifestará su voluntad de deshacerse total o parcialmente de su activo empresarial.

La Ley previene que estos actos de transmisión deberán constar por escrito para que sean válidos y se considera que tanto la patente como su solicitud son indivisibles, es decir, que no pueden transmitirse parcialmente aunque sí puede transmitirse de varios titulares a otros nuevos, también varios, titulares.

Como en toda transmisión, las obligaciones son las habituales, que coinciden con las que hemos señalado respecto del derecho de marca, con la particularidad de que el transmitente está obligado a poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para explotar la invención.

En materia de responsabilidad, el transmitente de una patente que sea declarada nula, si no actúa de mala fe, no será responsable de esas consecuencias en la medida en que el contrato transmisivo se hubiera ejecutado con anterioridad a la declaración de nulidad. No obstante, por razones de equidad, la Ley permite que se pueda reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato transmisivo. Igualmente el transmitente será responsable solidariamente con el adquirente de las indemnizaciones a que hubiera lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos en la invención objeto de la patente o su solicitud.

La cesión de las patentes o de su solicitud, para que surta efecto frente a terceros deberá inscribirse en el Registro de Patentes.

La OEPM tiene publicado un formulario en su página web para la inscripción de la cesión de la patente.

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/3002.pdf

Una nota característica de algunos de los derechos de propiedad industrial es que no puede llevarse a cabo una cesión a futuro sobre derechos aún no originados. Bajo el derecho español ni los inventores ni los creadores pueden verse obligados por la eventual renuncia a sus derechos sobre invenciones u obras no existentes en el momento de aceptar la cesión en beneficio de terceros (art. 19.2 Ley de Patentes).


La licencia de la patente o de su solicitud

En esta materia, las peculiaridades legales merecen una atención especial debido al objeto sobre el que recae esta modalidad de la propiedad industrial. Efectivamente, la Ley de Patentes regula la licencia en casos que podríamos calificar como de normales es decir en aquellos en los que la libre voluntad de las partes conduce al otorgamiento de la licencia así como también una serie de supuestos concretos que afectan a esta modalidad de la propiedad industrial.

Para los casos que hemos calificado de normales basta ahora con la remisión a la propia Ley que es perfectamente identificable, con peculiaridades con respecto a lo que hemos expuesto al tratar la licencia de marca.

Dentro de los supuestos extraordinarios o específicos que afectan a las licencias de patentes, vamos a ver a continuación los supuestos de a) licencias cruzadas y b) licencias obligatorias.

  • a) Licencias cruzadas

Se habla de la concesión de licencias cruzadas cuando dos empresas intercambian licencias para poder explotar algunas patentes que son propiedad de la otra. La concesión de licencias cruzadas requiere que la empresa posea una cartera de patentes bien protegida que presente un interés para los posibles copartícipes en el contrato de licencia.

Por tanto, se dice que existe una licencia cruzada cuando se concede una licencia como intercambio de otra licencia de un competidor. El número de patentes involucradas puede variar desde una por cada una de las partes hasta amplias carteras de patentes que forman la base de una colaboración empresarial de mayor amplitud.

Las razones para llegar a un acuerdo de “licencias cruzadas” son de distintos tipos:

i) las más habituales es cuando se esta en presencia de un conflicto de patentes que se refieren a artículos similares o que tienen puntos de coincidencia, con el resultado de que las partes involucradas se bloquearían mutuamente en sus actividades. En estos casos la patente más nueva se dice que es dependiente de la anterior o patente dominante;

ii) otra razón puede ser que las invenciones de ambas partes sean complementarias, por lo que podría ser mutuamente beneficioso conseguir la libertad de utilizar la gama más amplia de posibilidades ofrecidas;

iii) también se pueden utilizar las licencias cruzadas por razones defensivas. Esto sucede cuando las partes en competencia desean evitar el tiempo, los esfuerzos y los gastos necesarios para investigar la validez de las reivindicaciones de la patente de la otra parte. Por ejemplo, Microsoft y LG han firmado en 2007 el acuerdo de licencias cruzadas para la fabricación de los móviles con el sistema operativo de Microsoft en beneficio de ambas partes.

Un supuesto concreto de licencia cruzada es el que tiene su origen en invenciones que, reuniendo todos los requisitos de patentabilidad, se fundamentan sobre un estado de la técnica que incluya otra invención patentada con derechos en vigor. Esta situación la contempla el artículo 89 de la Ley de Patentes, y el titular de la invención posterior puede solicitar una licencia del titular de la patente anterior, y viceversa. A continuación transcribimos el citado artículo:

“1. Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, que será no exclusiva, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

………..

4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

i). Que la invención o la variedad representa un proceso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior. ii). Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior una licencia contractual en términos y condiciones razonables.

5. Cuando según lo previsto en el presente artículo proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia por dependencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6. La licencia obligatoria por dependencia se otorgará solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedará sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencias para el uso no exclusivo de una invención patentada se regirán por lo dispuesto en la presente Ley.

La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica.”

  • b) Licencias obligatorias

Según nuestra Ley de Patentes, el titular de la patente está obligado a explotarla, bien por si mismo o a través de una persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio en forma suficiente para atender a la demanda nacional.

La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", con aplicación automática del plazo que expire más tarde.

Pues bien una vez finalizado este plazo para iniciar la explotación de la invención protegida por la patente, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente, si en el momento en que se lleva a cabo tal solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente. También se aplica esta regulación a los casos en que la explotación hubiera sido interrumpida durante más de tres años.

Además de por falta de explotación, el gobierno puede someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias, por motivo de interés público. Se considera que existen motivos de interés público, cuando la mejora o el incremento de la explotación de una patente es de importancia primordial para la salud pública o para la defensa nacional. Asimismo, procederá la concesión de licencias obligatorias por necesidades de la exportación cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

Finalmente se prevé la concesión de este tipo de licencias en el caso de que se trate de patentes dependientes, es decir, que no puedan ser explotadas individualmente sin explotar a su vez el objeto de una patente perteneciente a tercero.

En los supuestos de modelos de utilidad así como en las patentes de nivel inventivo menor, no existe una exigencia  real de la OEPM en controlar dicha obligación de registrar la prueba de explotación del producto o procedimiento patentado. No obstante, consideramos conveniente realizar las actividades de obtención de medios/pruebas para acreditar dicha explotación de la patente en el caso de que alguna empresa tenga la intención de iniciar alguna acción legal para obtener la licencia obligatoria.

Hasta aquí la regulación de nuestra Ley de Patentes. Sin embargo resulta que la mayor parte de las legislaciones nacionales vigentes no autorizan las licencias obligatorias para la explotación, ya que, hasta un pasado reciente, el acuerdo sobre los ADPIC1 de la Organización Mundial del Comercio únicamente preveía licencias obligatorias «principalmente para abastecer el mercado interno».

Gracias a la Declaración de Doha sobre el comercio y la salud, adoptada en noviembre de 2001, se tomó la decisión de enfrentarse a las dificultades provocadas por esta restricción en los países en desarrollo que carecen de capacidades de producción manufacturera. Se trata con ello de garantizar el acceso de los países pobres a medicamentos a precios moderados.

Por tanto, en los casos de patentes farmacéuticas, existe, como acabamos de ver un tratamiento especial, que ha sido objeto de desarrollo por la OMC en su decisión de 30 de agosto de 2003.

Las principales novedades que esta Decisión ha añadido al régimen de concesión de las licencias obligatorias son el no establecer limitación a las cantidades de medicamentos que se pueden fabricar, exportar e importar al amparo de una licencia. También al amparo de esta Decisión se crea una ficción de integración económica regional para el comercio de los medicamentos afectados por estas licencias; se consigue así evitar desviaciones en el comercio de estos productos, estableciendo un sistema de notificaciones y etiquetados diferenciados. Por último el anexo de la Decisión establece cómo se procederá a evaluar las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico de los países que pretendan usar este sistema como importadores.

Excepcionalmente, para los supuestos de medidas cautelares urgentes el artículo 124.2 de la Ley de Patentes exonera al licenciatario no exclusivo o al privado de legitimación por contrato del transcurso del citado plazo de tres meses, aunque no de la remisión del requerimiento fehaciente.

Por último, se obliga al licenciatario exclusivo y al no exclusivo a notificar al titular del derecho el ejercicio de acciones judiciales, a fin de que éste pueda personarse e intervenir en el procedimiento (artículo 124.3 LP).

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