Búsqueda del Estado de la Técnica en Directrices procedimiento de concesión, oposicion, limitación e informe de búsqueda modelo de utilidad

Estado de desarrollo de la sección: esbozo Wikilibro: Directrices procedimiento de concesión, oposicion, limitación e informe de búsqueda modelo de utilidad > Capítulo 5: Parte D: el Informe de búsqueda en modelos de utilidad

Sección 1

Búsqueda del Estado de la Técnica

Consideraciones generales En el caso de los modelos de utilidad, el informe del estado de la técnica es preceptivo para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva, siempre y cuando el modelo de utilidad se haya solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Respecto al contenido del informe, el artículo 148.3 remite al artículo 36.1., si bien referido al objeto de título en el que se funde la acción. La Ley no determina en ningún caso que "se deban" realizar acciones posteriormente a la ejecución del informe. Precisamente se trata de que el titular o solicitante del modelo tenga una herramienta que le permita valorar si debe o no continuar con sus pretensiones respecto al planteamiento de una posible acción judicial. en este sentido, el titular y el solicitante del modelo de utilidad pueden pedir un informe de búsqueda del estado de la técnica desde el momento de la solicitud hasta que cese la posibilidad de ejercer acciones, es decir, incluso tras su caducidad. Asimismo, el artículo 148.4 determina que el informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. El legislador en este caso no utilizó la palabra titular o solicitante, sino peticionario con clara intención, como señaló acertadamente la AIPPI, de abrir la posibilidad de pedir un informe de búsqueda a terceros sobre un modelo de utilidad, aunque no ostenten la titularidad o sean los solicitantes del mismo. Aunque en el procedimiento de solicitud de un modelo de utilidad existan pocas posibilidades de modificar las reivindicaciones, dichas posibilidades existen y deberían ser utilizadas frente a un informe negativo o algún problema en las reivindicaciones. Tras la concesión, se recomienda también reaccionar ante informes negativos haciendo uso de la posibilidad de limitar el alcance de la protección del modelo de utilidad. Debido a la naturaleza del Informe, no se ha definido un límite a la posibilidad de solicitar uno o varios informes para el mismo modelo. En términos generales, se aplicará una metodología similar al sistema de patentes, es decir, la búsqueda del estado de la técnica se centrará en la invención definida por las reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos e insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se orientan las reivindicaciones (art 36.1 de la Ley 24/2015 y art. 26.1 de su Reglamento). En algunos casos, puede ser que no todas las reivindicaciones sean objeto de búsqueda o que el examinador haya tenido que definir un concepto inventivo para poder realizar una búsqueda parcial de acuerdo con los art. 36. puntos 3 y 4 de la Ley 24/2015 y 27, 28 y 29 de su Reglamento. En estos casos, habida cuenta de que el destino del Informe de búsqueda con su opinión escrita pudiera ser su utilización en un litigio, se aclarará debidamente en el informe las consideraciones previas realizadas a la hora de realizar la búsqueda. El análisis de la descripción y de los dibujos debe permitir identificar el problema que subyace a la invención, el concepto inventivo que lleva a su solución, la totalidad de las características esenciales para llegar a la solución reivindicada, así como los resultados y efectos obtenidos, especialmente, los que se derivan de las características técnicas reivindicadas. Si bien la búsqueda no debe restringirse necesariamente a la redacción literal de las reivindicaciones, tampoco es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podría deducir un experto en la materia a partir de la descripción y los dibujos. En este sentido, el examinador podrá considerar el contenido de la descripción y/o dibujos al realizar la búsqueda con el objeto de: identificar el problema técnico y su solución; establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las reivindicaciones; establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definición diferente a su significado habitual; identificar la existencia de posibles reivindicaciones alternativas a las que el solicitante se podría replegar (“fallback positions”) La búsqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las reivindicaciones. También se deben buscar aquellos elementos que, sin estar reivindicados inicialmente, se pueda esperar razonablemente que se incluyan en una posible modificación posterior de las reivindicaciones. Ejemplo. Una solicitud relativa a un sistema de control describe varios medios físicos específicos para ejecutar una determinada función F1. En las reivindicaciones el sistema de control se caracteriza por comprender “medios para ejecutar la función F1”. En previsión de una futura inclusión en las reivindicaciones de alguno de los medios físicos específicos descritos, éstos deben ser objeto de búsqueda aunque no hayan sido reivindicados. La búsqueda se centrará, en primer lugar, en los elementos técnicos de la reivindicación o reivindicaciones independientes. A la hora de interpretar las reivindicaciones a los fines de búsqueda se podrán tener también en cuenta características técnicas equivalentes a las reivindicadas que sean sobradamente conocidas en el estado de la técnica. Cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de diferentes categorías todas ellas deberán incluirse en la búsqueda (siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de invención). Sin embargo, si tras la búsqueda una reivindicación de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad inventiva, el examinador no debe hacer un esfuerzo especial para buscar las reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la fabricación de dicho producto o su utilización (o puesta en funcionamiento). Cuando a la vista del estado de la técnica anterior una reivindicación independiente se considere nueva e inventiva no será necesario hacer una búsqueda suplementaria para las reivindicaciones dependientes de ella. Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una reivindicación independiente, en general será necesario continuar la búsqueda ya que en este caso sí habrá que valorar si el objeto de la reivindicación dependiente es nuevo y tiene actividad inventiva al hacer el IET. Para esta valoración, conviene recordar que las reivindicaciones dependientes siempre incluyen todas las características de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependen. La búsqueda de las características técnicas de una reivindicación dependiente no será necesaria para características que parezcan a primera vista triviales o ampliamente conocidas en el estado de la técnica. No obstante, si se encuentra fácilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha característica es ampliamente conocida en el estado de la técnica, éste deberá ser citado. Para aquellas reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (p.ej. A, B y C) la búsqueda debe dirigirse a dicha combinación. Sin embargo, al analizar un listado de documentos recuperados como resultado de una búsqueda se deben retener para un posible análisis posterior también los documentos recuperados relativos a subcombinaciones (p.ej. A y B, A y C, B y C, y A, B y C separadamente). Únicamente se realizará una búsqueda adicional específica para subcombinaciones o elementos individuales de la combinación si fuera necesario para valorar la actividad inventiva de la combinación.

Formulación de la estrategia de búsqueda Una vez determinado el objeto de la búsqueda, el examinador preparará una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda consiste en una serie de sentencias de búsqueda que cubren el objeto de la búsqueda y que dan lugar a listados de documentos. El proceso de búsqueda será interactivo e iterativo en el sentido de que el examinador debe reformular sus sentencias de búsqueda iniciales de acuerdo a la utilidad de la información recuperada. En este sentido, el examinador llevará a cabo la búsqueda dirigiendo su atención en primer lugar a la valoración del requisito de novedad. No obstante, la evaluación continua de los resultados de la búsqueda puede llevar a investigar otros perfiles de búsqueda orientados a la recuperación de documentos útiles para la apreciación de la actividad inventiva. Se recomienda seguir los siguientes pasos como punto de partida para formular la estrategia de búsqueda: Realizar una búsqueda bibliográfica de las publicaciones previas de los inventores y/o de los solicitantes. Esta búsqueda se realizará en todo caso si los inventores son profesores de universidad o investigadores. También puede resultar de interés hacer una primera búsqueda en la página web de la empresa solicitante por si hubiera habido una divulgación previa, por ejemplo en un catálogo de productos comerciales. Estudiar, en su caso, los documentos que el propio solicitante hubiera mencionado en la descripción, que se podrían clasificar en los siguientes tipos: Documentos que se citan como punto de partida de la invención y que, por lo tanto, son esenciales para la comprensión de la misma en la medida en que su contenido técnico forma parte de la descripción de la invención Documentos que recogen soluciones alternativas al problema técnico y que pueden constituir el estado de la técnica más cercano a la invención Documentos que reflejan únicamente las bases tecnológicas del sector en el que se encuadra la invención (“background”) o bien que mencionan soluciones al problema técnico planteado alejadas de la propuesta en la solicitud. Realizar una búsqueda inicial rápida basándose en una o varias reivindicaciones que podrán generalizarse para cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención. La selección y estudio de los documentos más relevantes recuperados en los pasos anteriores permite extraer información sobre palabras clave y símbolos de clasificación, que son las herramientas básicas para establecer la estrategia de búsqueda. Normalmente se requiere utilizar de forma combinada dichas herramientas, ya sea en una misma búsqueda o en búsquedas complementarias. En determinados campos técnicos existen también otras herramientas de búsqueda que se utilizan en lugar de las palabras clave y las clasificaciones de patentes, o en combinación con las mismas. Así, por ejemplo, en el campo de la química puede ser necesario utilizar bases de datos especializadas para realizar búsquedas estructurales de compuestos químicos. Los símbolos de clasificación de uso más extendido son los correspondientes a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC). La CPC se basa esencialmente en la CIP y comprende subdivisiones internas más específicas. El examinador deberá tener en cuenta que en algunos lugares el esquema de la CPC diverge del esquema de la CIP. Existen otros símbolos de clasificación, de gran utilidad en campos técnicos concretos, como el sistema de clasificación FI y los códigos de indexación F-terms de la Oficina Japonesa de Patentes. Los códigos de clasificación que se deben tomar en consideración en la búsqueda pueden abarcar tanto los campos técnicos directamente relacionados como los campos técnicos considerados conexos y los campos técnicos análogos. En primer lugar, se deben consultar aquellos lugares de la clasificación en los que la probabilidad de encontrar documentos relevantes sea más alta, esto es, se dará preferencia al campo técnico principal de la solicitud. En lo que se refiere a la utilización de palabras clave en una estrategia de búsqueda se debe tener especial cuidado en la selección de los términos, ya que la utilización de “palabras exactas” puede conducir a resultados nulos o sesgados en la búsqueda. En caso de no encontrar resultados satisfactorios, se analizará la posibilidad de utilizar sinónimos, expresiones equivalentes, antónimos (p. ej. asíncrono y síncrono), distintas ortografías (p.ej. en inglés británico, “colour”, o estadounidense, “color”), truncamientos u otras formas de abarcar el mayor número posible de palabras clave relacionadas con el concepto buscado. Una cuestión a considerar en el caso de trabajar con palabras clave en una estrategia de búsqueda es la selección de la base de datos en las que se puede operar. Algunas bases de datos pueden resultar más adecuadas para la búsqueda por palabras clave que otras. Por ejemplo, en las bases de datos que incorporan el resumen tal y como lo proporciona el solicitante, pueden faltar términos técnicos que serían necesarios para la adecuada recuperación de documentos relevantes. Por el contrario, hay bases de datos en los que los resúmenes están redactados de forma que facilitan la búsqueda, como por ejemplo WPI.

Búsqueda enfocada. Una búsqueda enfocada es una búsqueda en la que se pretende una elevada precisión dirigida a recuperar listados, preferiblemente no muy largos. Este tipo de búsqueda suele ser recomendable después de las búsquedas iniciales. No existe una regla general para conseguir enfocar una búsqueda pero sí una serie de consideraciones que pueden resultar útiles para lograrlo. Elección del campo técnico En primer lugar, conviene reflexionar sobre cuál es el campo técnico principal de la solicitud y seleccionar inicialmente los elementos más fáciles de buscar entre los ejemplos específicos y realizaciones preferentes de la invención reivindicada. Ejemplo de búsqueda enfocada: Lona con alarma antirrobo. Consideremos una invención que consiste en un sistema que emite una alarma cuando se interrumpe la continuidad eléctrica del circuito embebido en una lona al romper ésta con un elemento punzante. En la solicitud se describen dos modos de realización: uno para la protección de sacas de correos y otro para la protección de cargas de camión protegidas por una lona. La cuestión es que resulta más difícil encontrar la aplicación a sacas de correos, en las que no es habitual que haya una fuente de tensión disponible, que la aplicación a lonas de camión en los que está disponible la batería del camión. Por ello la búsqueda se podría enfocar inicialmente solo a este segundo modo de realización. Clasificaciones y/o palabras clave Para enfocar la búsqueda también puede ser útil seleccionar los símbolos de clasificación y/o las palabras clave que se consideren más cercanos al objeto de la búsqueda sin ampliar el concepto de búsqueda a sinónimos que puedan generar ruido. Ejemplo de búsqueda enfocada: báscula. Si el objeto de la búsqueda es una báscula para medir el peso, en inglés se pueden emplear como términos de búsqueda, entre otros, “balance”, “scales”, “weighing device”, “sensor”, “apparatus”… En una búsqueda los términos “balance” y “scales” pueden generar ruido ya que tienen otros significados muy diferentes además de los deseados. Para enfocar la búsqueda podría utilizarse simplemente la palabra “weighing” que es muy específica. También se podrían emplear las palabras “scales” y “balance” pero combinadas (operador AND) con una clasificación sobre la medida del peso, como por ejemplo el símbolo de la CIP (o CPC) “G01G Determinación del peso”. Bases de datos También es recomendable en una búsqueda enfocada utilizar únicamente las bases de datos que se consideren más apropiadas para la búsqueda en curso. En general se considera adecuado enfocar inicialmente la búsqueda a bases de datos de resúmenes, como pueden ser EPODOC o WPI. En algunos casos podría considerarse necesario enfocarla a bases de datos de literatura no patente, bases de datos de patentes de texto completo o incluso realizarla directamente en Internet dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la invención. Además, en determinados campos técnicos la búsqueda en bases de datos de literatura no patente se efectuará siempre. Operadores de proximidad, campos concretos de búsqueda Otras herramientas disponibles en algunos entornos de búsqueda para conseguir resultados más enfocados son los operadores de proximidad o la realización de la búsqueda en campos concretos en vez de en los índices básicos que agrupan varios campos. Ejemplo de búsqueda enfocada: “Joystick” para videojuego Una posibilidad para enfocar la búsqueda en las bases de datos de texto completo en inglés es usar, en vez del operador booleano de intersección (AND), un operador de proximidad. También se puede exigir que algunos o todos los términos de búsqueda se encuentren en campos concretos. Por ejemplo, en las bases de texto completo de documentos de patentes en EPOQUEnet, se puede exigir que los términos buscados se encuentren obligatoriamente en el campo correspondiente a las reivindicaciones para evitar recuperar documentos en los que los términos buscados se encuentren únicamente en la descripción, lo que puede generar ruido. Se pueden buscar, por ejemplo, los conceptos en bases de texto completo de documentos de patentes: Concepto 1: “video computer game” Concepto 2: “joy stick” Concepto 3: “virtual reality” En caso de recuperarse un gran número de documentos con el operador booleano de intersección (AND), en el entorno de búsqueda EPOQUEnet se puede recurrir al uso de alguno de los operadores de proximidad (nUG, nOG, s, d, w) o a limitar la búsqueda al campo de las reivindicaciones (denominado CLMS) en vez de buscar en el índice básico que incluye tanto el campo de la descripción como el campo de las reivindicaciones. Ampliación de la búsqueda. Cuando no se puede dar por terminada la búsqueda después de una búsqueda enfocada o cuando no haya sido posible enfocar la búsqueda, el examinador extenderá la búsqueda para aumentar la tasa de recuperación de documentos relevantes, teniendo siempre en cuenta los resultados de los pasos previos ya realizados. La decisión de ampliar la búsqueda a otros sectores técnicos que no están expresamente mencionados en la solicitud queda a criterio del examinador, teniendo en cuenta que no es necesario que el examinador se ponga en lugar del inventor e intente imaginar todas las posibles aplicaciones de la invención reivindicada. La regla predominante para determinar la extensión de la búsqueda a campos análogos será la probabilidad de establecer una objeción razonable por falta de actividad inventiva utilizando los documentos que se encuentren en dichos campos. La ampliación de la búsqueda puede realizarse ampliando las palabras clave empleadas inicialmente así como las clasificaciones consideradas. También se puede ampliar la búsqueda recurriendo a otras bases de datos o a Internet o empleando los operadores de búsqueda de forma menos restrictiva.

Búsquedas en Internet En ciertas búsquedas puede ser necesario recurrir a fuentes de Internet, incluyendo bases de datos y otras páginas web. En particular, en algunos campos técnicos será necesario realizar de forma regular búsquedas en Internet. Por ejemplo, en invenciones relacionadas con tecnologías de la información, a menudo las búsquedas fuera de Internet no proporcionan el estado de la técnica más cercano. En caso de realizar búsquedas en Internet sobre solicitudes aún no publicadas, existe el riesgo de que los términos de búsqueda introducidos puedan ser vistos por terceros revelando detalles de la solicitud antes de su publicación lo que, evidentemente, no es aceptable. En efecto, en las búsquedas en Internet pueden utilizarse bases de datos o motores de búsqueda que no garantizan la confidencialidad (por ejemplo Google), por lo que conviene tener la máxima prudencia. Se debe analizar previamente cualquier búsqueda para comprobar que la propia formulación de la búsqueda no constituye una divulgación de la invención. En este caso, una solución puede ser dividir la búsqueda en búsquedas parciales para que, si fueran monitorizadas por terceros, no pudieran conducirles a deducir la invención. En Internet en ocasiones resulta difícil determinar con seguridad la fecha de publicación del documento recuperado por tratarse de divulgaciones en sitios web cuyas fechas de publicación tienen una fiabilidad desconocida. En caso de tratarse de publicaciones de editores conocidos (periódicos, revistas generalistas, etc.) o de documentos recuperados en el sitio web Internet Archive a través de su herramienta conocida como Wayback Machine, se podrán dar por válidas las fechas indicadas que se indicarán en consecuencia en el IET. Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la divulgación en Internet no ha sido modificado después de su publicación. Sin embargo, en caso de ser determinantes estos documentos para proceder a una denegación en fase de examen sustantivo y haber planteado el solicitante dudas fundamentadas sobre la validez de la fecha de publicación, el examinador deberá asegurarse previamente de la validez de la fecha declarada, por ejemplo dirigiéndose al responsable de la web para solicitar una confirmación de la misma. En caso de que el examinador al hacer el IET no pueda determinar la fecha de publicación o tenga dudas fundamentadas sobre su validez, el documento se citará con categoría “L”.

Selección de documentos Una vez finalizada la búsqueda, el examinador debe seleccionar entre los documentos encontrados aquellos que citará en el IET. Como se ha dicho anteriormente, la búsqueda tiene por finalidad recuperar los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la invención reivindicada es nueva y si tiene actividad inventiva. Como recomendación general, y en la medida de lo posible, no deberán citarse en el IET más documentos que los necesarios para informar sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud, evitando la multiplicidad superflua de documentos. En cualquier caso, entre los documentos seleccionados para el IET siempre se deberán incluir todos los documentos que vayan a servir de base para la redacción de la Opinión Escrita, es decir, aquellos que se vayan a mencionar explícitamente en aquella. A continuación se citan algunos criterios importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la selección de documentos: El IET incluirá siempre los documentos más relevantes (categoría “X” y categoría “Y”) para valorar la patentabilidad de la invención reivindicada. En este sentido se considerará un documento (o una combinación de documentos en su caso) más relevante que otro (u otra combinación) si afecta a un mayor número de reivindicaciones, en particular a un mayor número de reivindicaciones independientes. También se considerará más relevante, en general, aquel documento que afecte al requisito de novedad de una determinada reivindicación en comparación con aquel o aquellos que afecten a la actividad inventiva. El IET incluirá también, especialmente cuando sean los documentos más relevantes que se hayan recuperado, documentos potencialmente conflictivos (categoría “E”) así como documentos intermedios (categoría “P”). En cualquier caso, siempre se incluirán en el IET los documentos con categoría “E” que pertenezcan al mismo solicitante, aunque haya otros documentos que afecten también a la novedad. Estos documentos se comentarán en la Opinión Escrita de acuerdo con lo expuesto en el apartado. Se podrán incluir asimismo otros documentos considerados menos relevantes, cuando se refieran a aspectos o detalles de la invención reivindicada que el examinador no haya encontrado en los documentos ya seleccionados como más relevantes. En los casos en los que haya varios documentos de la misma relevancia, normalmente será suficiente citar solo uno de ellos. En el caso particular de documentos de una misma familia que tengan el mismo contenido técnico relevante y hayan sido publicados antes de la fecha de prioridad/presentación, es decir, que se consideren de la misma relevancia, el examinador a la hora de seleccionar uno de ellos se podrá guiar por los siguientes criterios: Características del documento: algunos aspectos, como la estructura del documento, la claridad de la redacción de la descripción o de las figuras, pueden condicionar la selección dentro de una misma familia de documentos. Idioma: si el criterio anterior no es determinante, se citará preferentemente aquel que esté en el idioma de la solicitud, es decir, en español, o en aquellos idiomas de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés). No obstante lo anterior, puede haber casos en los que el examinador considere importante citar más de un documento de la misma familia, para lo que se utilizará la categoría & (ver apartado B3.3.1 (f)). Entre las motivaciones para ello pueden estar: Diferentes documentos de una misma familia presentan un contenido técnico relevante diferente. Un documento de la familia está publicado antes de la fecha de prioridad/presentación de la solicitud pero en un idioma que el examinador no domina mientras que otro documento de la misma familia posterior a la fecha de prioridad/presentación de la solicitud está publicado en un idioma más conveniente.