Resolución de las oposiciones en Directrices procedimiento concesión diseños industriales 2

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Wikilibro: Directrices procedimiento concesión diseños industriales > Capítulo 2: Parte B: el procedimiento de oposición

Sección 5

Resolución de las oposiciones
Las oposiciones al registro del diseño sólo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en el art. 33 de la Ley.

Recibida la contestación a las oposiciones , o transcurrido el plazo de dos meses para hacerlo, el examinador comprobará la situación del expediente en la base de datos de manera que tenga constancia fehaciente de que se ha recibido o no la contestación a la oposición para poder efectuar el examen de fondo.

Si a la vista de la oposición, el titular del registro hubiese modificado el diseño , pero la representación no se ajustase a los requisitos previstos en el art 4 del Reglamento, es decir, los requisitos establecidos en el anexo de dicho Reglamento, se suspenderá la tramitación del expediente para que subsane, lo cual se le comunicará mediante la carta “ Suspenso por defectos en la modificación de la representación gráfica en fase de oposición”. Si después de transcurrido el plazo de un mes no hubiere modificado correctamente, la OEPM resolverá sin tener en cuenta las modificaciones aportadas.

La OEPM dictará resolución motivada estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas.

El examen técnico de las oposiciones

Estará legitimada para presentar una oposición a la concesión del registro del diseño cualquier persona física o jurídica legalmente constituida, que tenga un interés en que se cancele el diseño registrado.

En concreto, el examinador comprobará que los motivos de oposición se encuentran, en todo caso, dentro de alguno de los artículos que siguen a continuación.

El examen de la oposición se lleva a cabo teniendo en cuenta las alegaciones del oponente y los documentos aportados, y si son documentos fehacientes se comparan con el diseño registrado. Se estudian asimismo los razonamientos alegados aportados por el titular del diseño registrado.

Cualquier persona puede formular una oposición a la concesión del registro del diseño en base a los artículos 5 al 11 de la Ley.

art. 5 ley: podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular .

art. 6 ley: Novedad: “ Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran tan solo en detalles irrelevantes”.

El examinador tendrá en cuenta el concepto de novedad a la luz de los artículos 9 y 10 de la Ley 20/2003. La novedad se compara con la divulgación anterior. Los elementos que se comparan son, en el caso del diseño registrado, la representación gráfica del nuevo diseño, con las representaciones gráficas de anteriores diseños ya divulgados.

art. 7 ley: Carácter singular: “Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”. Es decir, una vez visto el requisito de novedad se examina si el diseño genera una impresión general distinta a cualquier otro diseño anterior, teniendo en cuenta, en todo caso, el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Si existe un menor grado de libertad, puede ocurrir que pequeñas diferencias decidan la singularidad de un diseño. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar unas nuevas tijeras (en las que siempre hay que prever unos orificios para los dedos y un filo cortante, que diseñar una cama infantil o el banco de un parque, objetos que admiten infinidad de formas distintas).

Usuario informado
Aunque la ley no define el concepto de “usuario informado”, el Tribunal General de Luxemburgo ha definido en algunas de sus sentencias respecto a actuaciones de la OAMI en casos de nulidad, posteriormente recurridos, este concepto.

En concreto, nos referimos al apartado 47 de la sentencia del Tribunal de 22 de junio de 2010, Shenzhen Taiden/OAMI-Bosh Security Systems (Equipo de comunicación), T-153/08 y al apartado 16 de la sentencia del Tribunal de 6 de octubre de 2011, Industrias Francisco Ivars S.L./OAMI-Motive Srl T-246/10 en el que indica que "El adjetivo "informado" sólo sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presata un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos. si bien es cierto que el usuario informado no es el consumidor medio al que no se exige ningún conocimiento específico, tampoco es el experto con amplios conocimientos técnicos."

art. 8 ley: Diseños de componentes de productos complejos. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo, sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:

a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste, entendiendo por utilización normal la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular: tapacubos, retrovisores, parachoques, guardabarros, faros, parabrisas y aletas, etc.

art. 9 ley: Accesibilidad al público: A efectos de la aplicación al producto de diseño de la novedad y el carácter singular, se considerará que un diseño se ha hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea..

En primer lugar, el oponente tiene que demostrar con pruebas fehacientes que se ha publicado el diseño, que se ha expuesto, que se ha comercializado o que se ha divulgado de cualquier otro modo. Y además, tiene que haber podido ser conocido por los círculos especializados del sector de que se trate dentro de la Unión Europea.

Se consideran círculos especializados en un sector industrial determinado: las agrupaciones profesionales de empresarios del sector, los propios diseñadores o los expertos de algún tipo. Y, en algún caso: los distribuidores, los colegios profesionales, los usuarios del producto o los consumidores.

Por tanto el examinador tendrá en cuenta la validez y fehaciencia de los documentos que se aporten al respecto.

art. 10 ley: Divulgaciones inocuas: En referencia a la novedad y al carácter singular, no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:

a) por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por el autor o su causahabiente; y

b) durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

Por tanto, se puede proteger un diseño después de que el autor o su causahabiente lo haya divulgado de algún modo, aunque tiene que ser nuevo y poseer carácter singular.

Si se trata de un período de gracia, hay que tenerlo muy en cuenta cuando hay una oposición a un diseño registrado porque, si la prueba del oponente consiste precisamente en que el registro al que se opone ha sido divulgado por el propio diseñador, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud del registro del diseño, o si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad, entonces no hay que tener en cuenta la prueba presentada por el oponente.

Por ejemplo: puede darse el caso de que nos llame la atención un nuevo diseño que sale en la prensa del día con motivo de su puesta en escena de cara a unas olimpiadas u otro tipo de evento menos renombrado. Antes de un año de esta publicación, se presenta una solicitud de registro de un diseño industrial con este mismo motivo de diseño y después de seguir la tramitación habitual se concede el registro. En el plazo preceptivo para presentar oposiciones, se formula una oposición “por falta de novedad” que presenta como prueba fehaciente aquél periódico de hace un año en el que salía el diseño en cuestión. Esta prueba pondría de manifiesto la divulgación dentro del “periodo de gracia” concedido por la legislación vigente y no serviría para destruir la novedad del diseño registrado.

El examinador hará uso de estos conocimientos en orden a las pruebas presentadas.

art. 11.1 ley: Diseños impuestos por la función técnica y diseños de interconexiones : “El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas “exclusivamente” por su función técnica.”

Diseños impuestos por su función técnica
El registro del diseño NO conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas "exclusivamente" por su función técnica. Sí concede este derecho a otras características funcionales que, perteneciendo al mismo diseño, no son técnicamente necesarias.

Por ejemplo, la función técnica de un destornillador será la de atornillar y desatornillar y para eso necesita un mango y un vástago con una determinada punta configurada en estrella, en filo, etc. Y, de aquí, ¿cuál es la forma técnicamente necesaria?: la punta en estrella o en filo cortante. Este último elemento no quedará protegido.

Por tanto, podemos proteger por medio del diseño las características de apariencia del producto que sean funcionales pero siempre que no sean técnicamente necesarias. En muchos casos se pueden crear múltiples formas para un diseño sin que varíe el resultado técnico obtenido. Es evidente que el mango puede presentar múltiples formas y pod´rá ser objeto de diseño. Y cuando se comercialice el producto y esté en el mercado, sólo estará protegido el mango."

art. 11.2 ley: Diseños de las Interconexiones: El registro de un diseño no puede recaer sobre las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir la interconexión entre productos, aunque dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias.

Diseños de interconexiones
El registro de un diseño no puede recaer sobre las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función. Es decir, si existe conexión, se hace posible la integración de la pieza en el producto complejo al que va destinada de manera que los productos no pueden cumplir la función para la que están destinados si no están interconectados.

Esto quiere decir que, en la mayor parte de las ocasiones la función técnica no será exclusiva de un producto, sino que irá asociada a características de configuración, de apariencia, que serán distintas a las de otros productos qe también desarrollen esa misma función técnica.

Con esto se pretende que no se monopolice una forma de conexión de productos pertenecientes a distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos de los vehículos a motor, repuestos de electrodomésticas, bienes de consumo electrónicos, etc.

Pero si la forma del producto (característica de la apariencia), viene condicionada de tal manera por su función (la de acoplamiento a otro producto), que no permite al autor del diseño creatividad alguna (el creador no puede elegir la forma), aunque dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias, el diseño no tendrá carácter singular y no cumplirá uno de los requisitos básicos. Al contrario, cuanto menos necesaria sea una forma, más libertad existe para crear.

La anterior prohibición tiene una excepción: los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular. A esta excepción se la conoce como "Cláusula LEGO"."


En ambos casos, el examen comparativo se hará si se formulan oposiciones al respecto.

Por otra parte, unas características técnicas del tipo expuesto en este artículo no originan un derecho de diseño aunque se haya mantenido el diseño registrado por no haber resultado pertinentes las pruebas presentadas con la oposición.

Existe una excepción al respecto: “la cláusula Lego”. Esta excepción supone que los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular.

Podrán oponerse asimismo al registro del diseño los titulares legítimos de signos o derechos anteriores (art. 33.2) los cuales pueden alegar como motivo de oposición:

a) Que el titular del registro de diseño no tiene derecho a obtenerlo según los art. 14 y 15 de la ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.

En este caso, el examinador sólo podrá entrar en el examen de fondo si el oponente puede probar que existe una sentencia firme sobre su legitimidad sobre el diseño registrado .

Como en los procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para registrar el diseño, en caso de que se desee hacer valer que el peticionario carece de derecho para registrar un diseño industrial las acciones correspondientes se ejercerán ante los tribunales ordinarios.

b) Que el diseño registrado es incompatible con un diseño “protegido” en España en virtud de una solicitud o de un registro con fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que sólo ha sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.

El examinador tendrá en cuenta para resolver la oposición que el diseño “protegido” puede ser tanto un diseño español como un diseño comunitario, o un diseño internacional que haya designado a España como país protector.

c) Que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España , cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

Igual que en el caso anterior, el oponente puede basar su oposición en marcas, tanto españolas como comunitarias o internacionales.

Relación entre el art. 13 f de la Ley del Diseño y el art. 6.1 de la Ley de Marcas
La Resolución 377/2012 del TSJ de Barcelona define que, aunque el art 13.f de la Ley de diseño Industrial deba ponerse en relación con el art. 6.1 de la Ley de Marcas, esto no es razón suficiente para que haya que entender que requisitos como la generación de un riesgo de confusión deban extenderse también a los diseños industriales. La Resolución estima que "en definitiva, el "dubium" planteado es si el diseño solicitado incorpora el gráfico contenido en las marcas oponentes, lo cual se produciría si dicho diseño no fuera nuevo (bien porque es idéntico a ese gráfico, bien porque difiere en detalles irrelevantes) y careciera de carácter singular (porque la impresión general que produce en el usuario informado no difiera de la producida por aquel gráfico contenido en las marcas oponentes)" Por lo tanto, los únicos requisitos a analizar en el caso de oposiciones de diseños en base a marcas anteriores serán los de novedad y carácter singular.


d) Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual.

El examinador tendrá en cuenta que el autor de una obra protegida por la propiedad intelectual puede oponerse al uso de su obra en un diseño si se trata de una copia. Y, en cualquier caso, si no es una copia (una copia supone identidad absoluta), puede basar su oposición en falta de novedad (detalles irrelevantes) o de carácter singular (impresión general).

e) Que el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del art. 13 de la Ley.

Si el diseño hubiere sido concedido será cancelado cuando: “párrafo e): El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización”.

En algunos casos se podrán proteger los elementos mencionados en el párrafo e) del art. 13 de la ley mediando la debida autorización .

Recomendaciones
Se recomienda a los solicitantes de Diseños industriales que, antes de incluir en la representación gráfica de los diseños:
  • Elementos tales como distintivos, emblemas (p.ej el emblema de la Cruz Roja) o blasones que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.
  • Elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París - escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado -y a los que puede accederse a través de la base de datos: http://www.wipo.int/article6ter/es/
  • Marcas u otros signos distintivos anteriormente protegido en España

Tengan en cuenta que, en fase de oposición, si ésta se produce, los diseños podrían ser denegados en virtud de los apartados e) y f) del Artículo 13 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Para evitar posibles problemas recomendamos:

  • Comprobar que los diseños no incorporen dichos elementos.
  • En caso de dudas, consultar la base de datos del art. 6 ter.
  • Consultar el localizador de marcas de la página web de la OEPM www.oepm.es para comprobar si el elemento que se desea incorporar constituye una marca o nombre comercial protegido.

Una vez resuelta la oposición por el examinador, se anotará la resolución de dicha oposición en los apartados “cancelación del registro por estimación” o “mantenimiento del registro por desestimación”, de la Hoja de seguimiento del expediente del diseño industrial y se comunicará al oponente así como al titular o al agente o representante en su caso, la resolución de la misma, mediante la carta “Resolución de la oposición”.


Pruebas presentadas en apoyo de la oposición

La OEPM aplicará el siguiente criterio:

Se admiten documentos de cualquier modalidad de propiedad industrial contra el registro concedido. Se incluyen entre los documentos, asimismo, los catálogos comerciales o prospectos, así como los libros y publicaciones peródicas, generalmente diarios y revistas, siempre que éstos muestren una fecha de puesta a disposición del público que sea fehaciente y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño, o de prioridad en su caso. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal.

Se considerará documento aceptable un acta de manifestaciones de un tercero, levantada ante un notario o un fedatario público “in situ”, en determinada fecha y lugar público y en cuyas manifestaciones se hace referencia a un objeto concreto, que se adjunta al acta, por medio de fotografías.

Todos los documentos anteriores, por sí, deberán ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma.

El oponente deberá citar expresamente la parte o partes del documento presentado como prueba en que fundamenta los motivos de su oposición.

Por otra parte, la calidad del objeto técnico en cuestión ha de ser idónea para permitir la comparación entre los diseños objeto de confrontación.

Los documentos en cuestión han de ser originales o copias del original debidamente cotejados y autenticados. No se admitirán hojas sueltas indebidamente paginadas si no se encuentran adecuadamente relacionadas con la publicación correspondiente. No se aceptarán pruebas físicas.


Desestimación de la oposición

La OEPM desestimará mediante resolución motivada las oposiciones presentadas, cuando considere que el diseño registrado no incurre en ninguno de los motivos de oposición invocados, o cuando en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del art. 35 de la Ley 20/2003 ( el diseño incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 al 11 de la Ley 20/2003, el diseño incorpora una marca o un signo distintivo ya protegido, o se hace un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual, o se hace un uso indebido de elementos que figuran en el art. 6 ter del Convenio de la Unión de París), el titular del diseño presente, con la contestación, nueva representación, y en su caso, descripción del diseño impugnado que, suprimiendo el motivo que causó la oposición, elimine el fundamento de la misma, siempre que el diseño impugnado, pese a la modificación, preserve su identidad sustancial.

La desestimación de la oposición conllevará el mantenimiento del registro del diseño o diseños afectados.


Estimación de la oposición

La OEPM estimará la oposición si

• el diseño está incurso en alguno de los motivos de denegación de registro invocados por el oponente como fundamento de la misma,

• o cuando, pese a haber eliminado el elemento que motivó la oposición en los supuestos a que se refiere el art. 35.2 de la ley, el diseño registrado, tras la modificación propuesta, no preserva su identidad sustancial.

La estimación de una oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados. El examinador consignará estos datos en la Hoja de Seguimiento del diseño referido.


Estimación parcial de la oposición

La OEPM podrá estimar parcialmente las oposiciones que se refieran a más de un diseño objeto de un registro múltiple.

Ello se consignará debidamente en la Hoja de Seguimiento del diseño al que se refiere.

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